专利侵权诉讼初探

浙江省宁波市中级人民法院 专利侵权诉讼初探 上海欣创专利商标事务所 注册企业法律顾问 叶军 【内容提要】本文通过作者代理的一例实用新型专利侵权案件，阐述了专利侵权诉讼中特有的一些判定侵权成立的原则，并强调了在知识产权侵权诉讼中固定证据的重要性。同时，还探讨了对在专利申请时如何确定保护范围，以有利于最大保护范围的实现；发现侵权后应如何及时固定证据，以保障专利权利的实现；在平时如何建立长效的证据收集机制，以积极主动的态势保护知识产权。 关键词 隐名公证取证 权利在先原则 技术特征比对 完全覆盖原则 （字面侵权原则） 等同原则 等同原则的三要素 陷阱取证 近年来，全国法院审理知识产权民事案件的数量逐年上升。据《2006年全国法院司法统计公报》公布的数据显示：2006年全国法院审结的知识产权民事案件达14056件。加上与知识产权相关的刑事案件和行政案件，2006年全年共审结知识产权案件共17769件。从这些数据中我们可以看出知识产权保护已越来越受到人们的关注。 我们欣创专利商标事务所在专利商标事务代理业务中，接受知识产权侵权诉讼代理的数量也呈明显的上升趋势。在此，本文以我所代理的“上海莹冀精密工业有限公司诉奉化某气动机械厂专利侵权案[（2007）甬民初字第37号]”为例，阐述专利侵权诉讼中的一些原则和策略。本案的标的虽然不大，但“五脏俱全”，本案几乎涉及了专利侵权诉讼的所有重要原则。下面，与读者一起共同对本案进行一些探讨。 一 周密取证、做好诉前的各项准备 2005年9月，上海莹冀精密工业有限公司派员前来委托我所代理奉化某气动机械厂专利侵权事宜。接受委托后，经研究我们立即与公证处联系，并一起迅速赶到当时正在上海新国际展览中心举行的“2005中国国际缝纫设备展览会”现场，在侵权厂商的展位上领取了广告 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 、订购了侵权产品，索要了发票。公证处工作人员对所购物品进行了拍照。两名公证员监督了上述活动的全过程，并出具了公证 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 。当然，公证员是以着便装隐名参与的。而这种隐名公证取证的形式符合《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8条第2款之规定:公证人员在未向涉嫌侵权的一方当事人表明身份的情况下,如实对另一方当事人按照前款规定的方式取得的证据和取证过程出具的公证书,应当作为证据使用,但有相反证据的除外。"隐名公证取证"在知识产权侵权案件中正在被广泛使用，并对锁定侵权事实起到了重要作用。 除了固定侵权证据，同时还应当对委托人的权利证据进行认真的核查。主要是通过专利检索报告以确认其专利权的稳定性。还应当把侵权产品实物与实用新型专利说明书中的权利要求书逐一比对，并制作清晰明了的《专利侵权技术特征比对表》。做好了各项诉前准备后，我们以被告在未经原告许可和法律授权的情况下，长期擅自制造、许诺销售和销售原告专利产品的行为，已构成对原告专利权的严重侵害，使原告蒙受了巨大的经济损失为由，请求法院判定被告停止生产侵权产品、并将已生产的成品、半成品销毁；判定被告赔偿原告损失人民币20万元整；判定被告承担本案诉讼费。 开庭审理时，隐名公证取证所获的侵权产品当庭启封，被告不得不承认被指控产品确系他们厂生产，并提出希望能调解的请求。强有力的证据使原告在本案一开始就处于优势地位，获得了一个良好的开端，为本案的胜诉打下了坚实的基础。 二 把握专利侵权判定的几个原则 被告虽然承认了被指控产品确系他们厂生产，但他们辩称没有侵权，而是实施合法的、自主拥有的实用新型专利。并向法庭出示了专利机关授予的专利证书。在法庭质证时，我作为原告代理人向法庭表示，对被告提交的专利证书的真实性没有异议。因为尽管被告没有在答辩期内提交答辩状，但我们已根据其侵权产品上标注的专利号，在国家知识产权局网站上已经查阅了被告该专利的专利说明书及权利要求书。需要提请法庭注意的是被告该专利的申请日是2003年11月12日，比原告专利的申请日2001年11月29日晚了将近两年。因此，其专利与本案所涉的ZL01254985.1实用新型专利没有关联性。这是基于权利在先原则而提出的主张。其依据是2004年12月6日最高人民法院答复云南省高级人民法院的《关于人民法院能否直接裁判无独立请求权的第三人的专利权为从属专利等问题的请示》：“人民法院审理专利侵权案件时，根据专利法规定的先申请原则，应当依法保护申请在先的专利。” 接着，被告又辩称他们的产品并没有完全覆盖原告的专利，其产品与原告的专利是有差别的，特别是其产品的上、下两定位块的两个边角是方角，而专利是圆角。两产品并不完全相同，故不构成侵权。完全覆盖原则是判定专利侵权的重要原则，是指从专利权利要求字面含义上认为各技术特征彼此相同，即被控侵权客体完全落入了专利权的保护范围。所以，该原则在美国又称为字面侵权原则（literal infringement）经过当庭将被控侵权产品与原告上述专利的独立权利要求所记载的必要技术特征进行比对，法院认定：“被控侵权产品基本覆盖了专利所记载的全部必要技术特征，唯一的差别在于被控侵权产品的上、下两定位块的两个边角是方角，而专利是圆角。但被控侵权产品采用的也是呈1/4圆扇形状的上、下两定位块，其底边也为圆弧，顶角也是圆角，其仅将其中两边角以方角替代圆角，是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到，故属于等同替换。”法院认定中提到的基本相同的手段、基本相同的功能和基本相同的效果就是构成等同侵权的三要素。等同原则是判定专利侵权的又一重要原则。 经审理，法院在判决中认定：“原告莹冀公司依法享有名称为“一种轧扣机的组合冲压装置”，专利号为ZL01254985.1的实用新型专利权，该专利权在有效期内受法律保护，其专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。任何单位或个人未经专利权人许可，均不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。”“被控侵权产品落入了原告上述专利权的保护范围。被告未经原告许可，为生产经营目的制造、销售、许诺销售落入原告专利权保护范围的气动式钉扣机产品，其行为构成专利侵权，应承担相应的民事责任。” 三 赔偿数额请求选择之策略 本案原告的诉讼请求基本上获得了法院的支持。唯有赔偿数额，原告请求20万元，法院判决12万元。当然，这也是在我们的预料之中的。因为《中华人民共和国专利法》第五十六条、第六十条以及《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条已作了较明确的规定。《专利法解释》第二十一条规定：“被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的， 人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素， 参照该专利许可使用费的1 至3 倍合理确定赔偿数额；没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别 、侵权人侵权的性质和情节等因素，一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币50万元。”本案是属于被侵权人的损失和侵权人获得的利益都难以确定、且没有专利许可使用费可以参照的情况。在诉讼中，原告曾将在因同一专利与浙江台州另一被告以14万元达成的和解 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 提交给法院，但和解协议是不能等同于专利许可使用费的，法院不予认定是正确的。 专利许可使用费应在《专利实施许可合同》中约定，而《专利实施许可合同》是要式合同。我国《专利实施许可合同备案 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 》第二条规定：国家知识产权局负责全国专利实施许可合同（包括专利申请实施许可合同，以下简称专利合同）的备案工作。 经国家知识产权局授权，各省、 自治区、直辖市管理专利工作的部门（以下简称地方备案部门）负责本行政区域内专利合同的备案工作。本案原告尽管经常委托其他企业代为加工与其专利相关的产品，但往往不重视与受托单位签订《专利实施许可合同》，更不约定明确的专利许可使用费，直到提起侵权诉讼，要确定赔偿数额时，才认为吃亏了，因为无法参照专利许可使用费的1 至3 倍来确定赔偿数额，而只能选择5000元以上30万元以下，最多不得超过人民币50万元的定额赔偿。 本案原告在赔偿数额上的教训告诉我们，要注重以法定的签订《专利实施许可合同》的方式，把专利权的价值体现出来，用数字化的费用形式确定下来。只有这样，才能更加有效地保护我们的专利权。当我们的专利权受到侵害时，我们才能得到充分的补偿。 四 申请专利时值得注意的细节问题 本案被告在庭审中曾提到他们拥有自己的专利，而且是采用气动动力装置，比原告的产品更安全可靠。并声称本案结束后，他们也将另行起诉原告侵权。在庭外调解时，我曾明确告诉被告，如果真的另案起诉，其实也是徒劳的。因为我在网上看过你们的专利说明书。你们在申请专利时就没有到考虑专利保护的具体细节，你们将一台钉扣机整机申请了一项专利，实际上以这种方式申请的专利根本无法保护。所以，以这种方式申请实用新型专利是不妥当的。实用新型专利不同于外观设计专利，应在“新型”上多做文章，不能不论新技术还是老技术一锅端，一并申请一项专利，这样的专利申请容易保护难，除了让外行感到该产品拥有专利外，没有太大的实际价值。我们都曾看到过惠普打印机的广告，其广告宣传一台惠普打印机拥有数百项专利。显然，这里所称的专利是指发明专利或实用新型专利，如果是外观设计专利，那么一台打印机只能拥有一项外观设计专利。如果惠普打印机也是一台整机一并申请一项实用新型专利或发明专利，那么惠普公司又怎么能有效地保护其专利权呢？因为人们很容易在其产品基本构造的基础上作一些简单的增减变动就可以以未完全覆盖其专利保护范围来逃避侵权认定，使专利权在实际中不能得到真正的保护。 因此，在申请专利时，我们就应当深入理解发明或实用新型并列出主要技术特征 ，根据检索和调研结果确定最接近的现有技术 ，分析和确定本申请的全部必要技术特征。从而提出具有较宽保护范围的独立权利要求 ，以力求取得最大的保护。只有这样，才能在日后的专利维权过程中取得主动。 对于外观设计专利，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。其相对于发明专利和实用新型专利而言要简单一些，但企业在保护自身知识产权的过程中，也不应忽视对外观设计专利权的保护。从最近上海宣判的重庆力凡赔偿日本本田30万元的外观设计专利侵权案件中，我们可以看到外观设计专利也同样具有其自身的价值。 五 注重证据收集，保护知识产权要常备不懈 在作者撰写本文时，我们事务所的同仁受（包括莹冀公司在内的）当事人的委托，又与公证人员一起前往“2007中国国际缝纫设备展览会”现场，开始了新一轮的隐名公证取证。在短短几天的时间里，又发现了11家侵权厂商。专利权利人、专利事务所和公证处正密切协作，新一轮的专利维权行动正在进行之中┉┉ 保护知识产权，应当常备不懈。不少企业，像莹冀公司等企业都很注重侵权证据的收集。带着特殊的使命逛交易市场、参观各类相关的专业展览会已成了一种便捷、有效的取证方式，在知识产权保护中，正发挥着极其重要的作用。还有一些企业更是建立了一种由专人负责的长效维权机制，由企业法律顾问与专业技术人员构成最佳的维权组合，使企业的知识产权得到了有效的保护。知识产权保护，有时也会遇到明知有人侵权，却拿不到确凿证据的情形。对于这种情况，“北大方正诉高术公司软件侵权案”给我们以有益的启示。北大方正案中涉及的“陷阱取证”曾一度备受争议。在历时5年的诉讼中，经历了在北京市第一中级人民法院一审胜诉、而在北京市高级人民法院二审中又被否定，最后由最高人民法院以审判监督程序再审获胜。2006年8月，最高人民法院经过提审后作出再审判决：方正全面胜诉北京高术公司计算机软件著作权侵权案。再审判决最终认定北大方正取证方式合法，被告赔偿原告人民币60万元。最高人民法院对“方正诉高术案”的再审判决对于知识产权侵权案件具有重要的示范作用。同时，最高人民法院的这一再审判决也反映出我国对知识产权司法保护力度的增强！ 2006年3月，《2006中国保护知识产权行动计划》文件以中、英文向国际社会发布。计划表明了我国加强知识产权保护的决心，以及严厉打击侵害知识产权行为的具体措施。这对我们企业的知识产权保护，无疑是一个巨大的利好。然而，我们应当看到司法保护的被动性，不告不理是一项重要司法原则。因此，企业必须增强知识产权保护的意识，注重侵权证据的收集，要积极主动、常备不懈地保护知识产权，使我们的知识产权真正能得到更加有效的保护！使我们的知识产权在提高企业的竞争力上发挥更加巨大的作用！ 参考文献 1 吴观乐等：《专利代理实务》，知识产权出版社，2007年5月第2版； 2 《中国公证》，2005年第二期； 3 黄松有：《知识产权司法解释实例释解》，人民法院出版社，2006年3月第1版； 4 《中华人民共和国最高人民法院公报》，2007年第3期； 5 蔡穗南：《企业知识产权应知应会》，知识产权出版社，2006年2月第1版。