专利侵权诉讼中的专利代理浅析

专利侵权诉讼中的专利代理浅析 专利侵权诉讼中的专利代理 专利权是一种属于知识产权的无形财产，与其他有形财产一样，其权利主体专利权人对取得专利权的发明创造享有专有权，具有独占性和排他性。专利权人的这种无形财产与其他有形财产一样不允许受到侵犯，即未经专利权人的同意，不得实施该项发明创造。按照专利法第五十七条的规定，未经专利权人许可，实施其专利即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求地方知识产权局(或相应职能部门)处理。其中由人民法院审理的案件就是专利侵权诉讼。 由于专利侵权诉讼涉及法律问题多种多样，而其中在确定是否构成侵犯专利权行为时不仅涉及与专利法及相应法规有关的许多问题，甚至还包含所涉及的专业技术问题，因而在专利侵权诉讼中双方当事人不仅会委托律师更会委托专利代理人来办理。本章首先对专利侵权诉讼的基本知识作一简单介绍，然后重点说明双方专利代理人在专利侵权诉讼中如何做好专利代理工作。 第一节 专利侵权诉讼的基本知识 1 为便于专利代理人和其他读者更好地掌握专利诉讼程序中的专利代理工作，本节从专利侵权行为、不视为侵犯专利权的情况、间接侵权行为、专利侵权的民事责任以及专利侵权诉讼中的几个重要程序问题方面对专利侵权诉讼的基本知识作一介绍。 一 专利侵权行为 我国专利法第十一条对专利权的法律效力作了明确规定:发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。 外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。 根据上述规定，作为专利侵权行为必须有被侵犯的专利权保护客体以及被指控侵权的实施行为。专利侵权行为的认定就是判断该实施行为是否侵犯了一项已授权并处于专利权有效保护期内的专利保护客体。 由专利法第十一条的规定可知，构成专利侵权行为的条件为五项: (1)该实施行为发生在该项专利权授权以后的专利权有效保护期内; 2 (2)该实施行为未经专利权人许可; (3)该实施行为以生产经营为目的; (4)该实施行为是法定禁止的侵害行为; (5)该实施行为落入该项专利权的保护范围。 1实施行为发生在专利授权后的专利权有效保护期内 对一项发明专利权来说，其有四个重要日期:申请日、公开日、授权公告日(即权利生效日)和权利终止日。对一项实用新型专利权和外观设计专利权来说，其有三个重要日期:申请日、授权公告日(即权利生效日)和权利终止日。 按照专利法第四十二条的规定，发明专利权的保护期限为二十年，实用新型和外观设计专利权的保护期限为十年，均自申请日起计算。由此可知，发生在专利申请日前的实施行为不构成侵权行为。该专利权从申请日起才能得到保护。 按照专利法第十一条的规定，仅仅发生在授权公告日和权利终止日这一段期间内的实施行为才构成侵权行为。 那么如何体现从专利申请日到授权公告日期间对该项专利的保护呢, 对于发明专利来说，专利法第十三条又规定了临时保护，即发明措施专利申请公布之后申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。对于在此临时保护期内使用发明而未支付适当费用的实施行为，专利权人可以在授予专利权之后按照专利法实施细则第 3 七十九条的规定，请求地方知识产权局(或相应职能部门)进行调解，也可以在授予专利权之后按照最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第一条向人民法院提起专利民事诉讼。但是，对于这样的实施行为，按照专利法的规定，并未定为专利侵权行为，只能要求支付适当费用，而不能要求“停止侵权行为”和“赔偿损失”。 发明专利在申请日与公开日期间以及实用新型专利和外观设计专利在申请日与授权公告日期间能得到什么保护在专利法及其实施细则中没有作出明确规定，然而从专利法有关条款还能推导出在此期间也得到一定的保护。这主要体现在两方面:其一是先用权所允许的实施规模以申请日为准，授权后超过申请日规模的实施行为仍然构成侵权，从发明专利申请公开日至授权期间超过申请日规模的实施行为仍应支持适当费用;其二阻止他人在申请日后向国家知识产权局就相同发明创造提出专利申请而取得专利权。 为帮助理解，现举一例加以说明。 申请人A有一项设备发明专利申请，申请日后一年半公开，二年半授权。他人B在申请日前也研制出相同的设备，并在申请日前做好了生产能力为1000台/月的准备，且此时已制造了500台存放其仓库内，从申请日至公开日期间其生产能力不断扩大，达到0300台/月，申请人A通知他人B支付适当费用，他人B拒付，继续在公开日生产规模下生产和销售直到授予专利权。此时专利权人A可以到地方知识产权局(或相应职能部门)请求调解或向人民法院提起诉讼。 4 在上述情况下，哪些实施行为构成侵权呢, 显然，他人B在申请日前生产的500台设备不在专利权保护期内制造的，因而不构成侵权行为。通常授权后的生产和销售行为构成了侵权行为，而在公开日与授权公告日期间的制造和销售行为虽然可以向人民法院提起诉讼要求其支付适当费用，但不构成侵权行为。然而在本案中由于他人B具有先用权，因而申请日的保护作用体现在其公开日后的实施行为中允许先用权的规模按申请日的生产能力1000台/月来确定，因而授权后的3000台/月中的1000台/月可以享受先用权，其余2000台/月构成侵权行为;而在公开日到授权的一年之中所生产、销售的设备中有1000×12=12000台可以享受先用权，余下的应当支付适当费用。 从上述例子 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 可知，申请日前的实施行为不构成侵权;授权公告日后的实施行为构成侵权;公开日至授权公告日期间可以享受临时保护，即该期间的实施行为虽不构成侵权，但应支付适当费用;申请日至公开日期间的实施行为不构成侵权，也不需要支付适当费用，但在有先用权的情况下，申请日的生产能力为先用权所允许的实施规模，超过先用权允许实施规模的部分在公开日至授权公告日之间应支付适当费用，而在授权公告日后构成了侵权行为。 2该实施行为未经专利权人许可 显然，与专利权人签订过专利许可 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 (包括强制实施许可)、并向专利权人支付过专利使用费的实施行为是得到专利权人同意的， 5 因此这样的实施行为不应该算作专利侵权行为。只有未经专利权人许可的实施行为才有可能构成专利侵权行为。 虽然专利法第十二条所规定的专利实施许可合同是一种书面明示合同，然而在一定条件下专利权人与他人之间所进行的行为也可以形成默认许可。 按照专利法第十二条规定，专利实施许可应当订立书面实施许可合同，但在实践中若将有无此书面明示合同作为是否经过专利权人许可的惟一依据是不太公正合理的，因为专利权人与他人之间在一定条件下可能会存在默认许可的情形。美国最高法院早在1927年的一个判例中就曾经指出，如果专利权人说过的话或进行过的行为使得第三者能够合乎情理地推导出专利权人已经同意他人制造、使用或者销售专利产品或使用专利方法，则此说过的话或进行过的行为就构成一种默认许可。这种观点应该说是比较公正合理的。其实，我国专利法第六十三条第一款之(一)中所规定的专利权用尽原则实质上就承认了一种默认许可。当然，还可能出现其他可视为默认许可的情况，如《专利权的保护》一书所介绍的美国联邦巡回上诉法院(CAFC)对一项“虾刀”专利的判例中就作出了“受到专利权人侵害的他人有权出售有关产品以获得对侵害行为补偿”的判决，尽管双方原合同仅是对该产品的委托制造，在专利权人拒绝支付有关费用时，则可认定专利权人默认受到侵害的对方可出售该产品以取得补偿，从而未构成侵权。此判例值得我国借鉴。 6 3. 该实施行为以生产经营为目的 由于专利法第十一条规定的禁止行为是以生产经营为目的的实施行为，因此非生产经营目的的实施行为不构成侵权。 按照此规定，个人非商业目的的使用排除在专利侵权行为之外，因为个人利用专利的实施行为不属于为生产经营目的的范围，无需得到专利权人的许可。欧共体专利公约(Convention for the European patent for the Common Market 1989年‎‎12日修改文本月15)对此作了明确的规定，其第27条(a)款明确写明私人范围非商业目的使用专利技术的行为不构成侵犯专利权的行为。 4. 该实施行为是法定禁止的侵害行为。 对产品专利(包括发明和实用新型专利)而言，其法定禁止的侵害行为是指制造、使用、许诺销售、销售、进口该专利产品的行为，不论是该专利产品本身还是其作为其他产品的部件都不允许。 对于制造专利产品的行为，不经专利权人同意而制造专利产品都会构成专利侵权行为。明知该制造行为会造成侵权(如专利申请人或专利权人已事先告知情况)仍继续制造则属于故意侵权行为;在专利申请公开或授权公告后制造专利产品，即使其未得知此事实，仍属于过失侵权行为;对于在该产品专利申请日前自行研究开发出同样产品，并作好制造该产品的准备，属于专利法第六十三条第一款之(二)规定的可以享用先用权的情况，其制造也仍然要受到限制，仅限制在该专利申请日前的生产能力和生产规模，超出部分仍然构 7 成侵犯专利权的行为。由此可知，对专利产品的制造提供了绝对保护。同样，对于进口专利产品的行为，只要未经专利权人同意，都会构成侵犯专利权的故意行为或过失行为。 对于销售、许诺销售和使用专利产品的，按照我国专利法规定分成三种情况:专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品售出后，销售、许诺销售和使用专利产品的不构成侵权行为;为生产经营目的使用、销售(包括许诺销售)不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品构成专利侵权行为，但能证明其产品合法来源的善意第三人可以免于追究其侵权的赔偿责任;而对于明知侵权的销售、许诺销售和使用专利产品的行为，则属于故意侵权行为，并应追究侵权赔偿责任。 对发明的方法专利行为，其法定的禁止侵害行为是指使用该专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。也就是说，对一项方法专利来说，其法律保护并不局限于禁止他人未经专利权人许可而使用该专利方法，还延及到用该专利方法直接获得的产品，即还禁止他人未经专利权人许可而使用、许诺销售、销售和进口该方法直接获得的产品。 但是，并非所有方法专利的保护都能得到延伸，作业方法(如测量、检验、操作)以及归属于用途发明的应用方法不能延及到产品，只有使获得的产品在结构、形状或特性发生变化的制造加工方法才允许延及到该制造加工方法直接获得的产品。 对外观设计专利而言，其法定禁止的侵害行为指制造、销售、进口 8 采用或体现该外观设计专利的产品。由于外观设‎‎计的使用不会产生商业上的经营效果，因而其法定禁止的侵害行为不包括使用该外观设计专利的产品。至于许诺销售，鉴于世贸协定中未要求将许诺销售列为禁止他人实施的行为，考虑到与国际发展趋势相一致，故也未禁止许诺销售该外观设计专利产品的行为。 5. 该实施行为落入该专利权的保护范围。 前面四项条件涉及被指控侵权行为发生的时间、目的、是否经过专利权人的许可等，基本上不涉及被指控侵权产品或者方法的具体技术内容，可称其为构成侵权的形式要件，而此第五项条件是判断被指控侵权行为中制造、许诺销售、使用、进口的产品是否为该专利产品或该专利方法直接获得的产品，或者被指控侵权行为中所使用的方法是否为该专利方法。因而该项条件为构成专利侵权的技术要件。 在判断是否满足构成该专利侵权的技术要件时通常可以分成两步。首先，确定专利权的保护范围;对于发明和实用新型来说，根据权利要求的内容来确定其保护范围，必要时用说明书及附图对其作出解释;对于外观设计来说，根据其图片或照片以及其简要说明来确定其保护范围。其次，将被指控侵权客体与该专利保护范围进行比较，分析判断该被指控侵权客体是否落入该专利保护范围之内。 有关这一技术要件的判断认定，涉及内容较多，在本章第二节中将对此作进一步具体的说明。 9 二 不视为侵犯专利权的几种情况 专利权是一种具有排他性的权利，这种权利原则上未经专利权人同意任何人都不得擅自实施其发明创造。但是为了维护国家和民族的利益以及防止专利权人滥用专利权，几乎所有实行专利 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的国家都毫无例外地对专利权人的权利作了限制性规定。我国专利法也作了类似规定，下面对此作进一步说明。 专利法规定的三类不视为侵犯专利权的情况 按照我国专利法的规定，有三类未经专利权人同意实施专利的行为不视作专利侵权。 (1)计划许可的实施行为 按照专利法第十四条的规定，国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府经国务院批准，可以决定将那些对国家利益或公共利益具有重大意义的国有企事业单位、集体所有制单位和个人的发明专利在批准的范围内推广应用，允许指定的单位实施。 对于这种属于计划许可的实施行为不视为构成侵权的行为。这些实施单位可按照国家有关规定向专利权人支付专利使用费。 (2)强制许可的实施行为 专利法第四十八条至第五十条规定了三种强制许可的情况: (i)专利权人拒绝以合理条件许可他人实施其专利而被给予实施强制 10 许可的情况; (ii)因国家出现紧急状态或非常情况时，或者为了公共利益的目的而被强制许可的情况; (iii)专利权人拒绝以合理条件许可从属专利实施而被强制许可的情况。 此三种情况的强制许可实施行为虽然未经专利权人同意，但也不视为侵犯专利权的行为。 (3)专利法第六十三条所规定的四种不视为侵犯专利权的行为 专利法第六十三条所规定的四种不视为侵犯专利权的行为是: (i)专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的; (ii)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的; (iii)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的; (iv)专为科学研究和实验而使用有关专利的。 此外，在专利法该条第二款还根据民法保护善意第三人的理论对善意第三人作出了免责规定:对于为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法 11 直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，虽构成侵权行为，但不承担赔偿责任。 对于前两类不视作侵犯专利权的计划许可和强制许可情况，界限比较清楚。下面重点对后一类的几种情况作一说明。 专利权用尽原则 按照专利法第六十三条第一款之(一)的规定，专利权人自行制造、进口的专利产品或依照其专利方法直接制得的产品，或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照其专利方法直接制得的产品在售出后，任何人使用、许诺销售或者再销售该产品行为不构成专利侵权行为。 该规定在专利法理论上称作“专利权用尽原则”，即专利权人在自行制造、进口或许可他人制造、进口专利产品或依其专利方法直接制得的产品第一次合法售出后不再对该产品的使用、再销售具有限制约束的权利。作出这样的规定是因为专利权通过其第一次合法销售已取得了合理的利益，如果允许其权利延续到销售后的产品的流通和使用上，则显然会给公众的生活带来不便，妨碍商品的流通，不利于商品经济。因此，为防止专利权的效力超过合理限度、对正常的经济秩序产生不良影响，该规定是十分必要的。 该专利权用尽原则在一国境内适用是毫无疑义的。但是，由于专利权的地域性特点，此专利权用尽原则能否在国际间也适用呢,也就是说，同一专利权人针对相同的发明创造在不同国家取得专利权后，他在其中一个国家出售或者许可他人出售该专利产品之后，如 12 果他人未经专利权人许可，将此售出的产品进口到另一个已被授予专利权的国家，是否也构成侵权呢,这也正是近几年内受到各国普遍关注的热点问题——平行进口问题。 英、美等国虽然认为专利权用尽原则不适用于在外国制造或出售专利产品，但对此采用了默认许可原则，即专利权人在外国出售其专利产品时没有附加明确的限制条件时就意味着购买者获得了默认许可，就不能够禁止他人将出售后的专利产品进口到本国，但由外国的被许可人或者被转让人出售的专利产品不能自由进口。欧共体专利公约规定了专利权用尽原则适用于在欧共体国家制造并售出的产品，而对欧共体以外国家之间的关系留给各国自行决定，欧洲大陆法体系国家如德国认为该原则仅适用于欧共体范围之内，不允许真正国际意义上的平行进口。日本最高法院于1997年7月1日对平行进口问题作出一个重要判决，认为专利权人不能对其在德国已制造和售出的专利产品再次在日本行使专利权。我国目前对此问题尚未形成统一看法，早期不少学者主张不允许平行进口，最近有些学者也已开始倾向允许平行进口。按笔者看法，平行进口问题通常都存在着专利权人与另一方的许可合同或购销合同。应首先按合同内容来判定是否允许平行进口，若合同中未附加限制性条款应理解专利权人在国外自行制造和销售的专利产品或依照专利方法直接制得的产品应适用默认许可原则，即允许自由进口。 3. 先用权 按照专利法第六十三条第一款之(二)的规定，某项发明创造在申 13 请人提出专利申请之前任何第三者已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，在该发明创造授予专利权后，仍可继续在原有的范围内制造或者使用该项发明创造，其可获得先用权，具有先用权的单位或个人在原有范围内制造或使用不视为侵犯专利权。 我国对于同样的发明创造来说，专利权授予首先向国家知识产权局提出专利申请的人，即先申请原则。先用权是先申请制的一种必要的补救性措施，其为了消除先申请制带来的某些不利因素，如他人在申请日前已开发研制成功相同发明创造，并已着手准备实施，此时若禁止其继续此实施行为明显不合情理。规定先用权原则后，以申请日为时间界限，合理调整申请专利在先的专利权人和申请日前已实施或准备实施的单位或个人之间的利益，以使他们都受到公平的保护。 对于先用者要取得先用权必须同时满足下述条件: (1)先用者所制造的产品或使用的方法与一项授予专利权的发明创造相同; (2)先用者在申请日前独立开发研究出该发明创造，而不是抄袭、窃取专利权人的; (3)先用者在申请日前已制造该产品或使用该方法或者已为该制造或使用作好了必要准备; (4)先用者在该专利公开之后或者授权之后的制造或使用行为仍保持在其申请日原有的范围和规模之内; 14 (5)先用权只限于先用者自己实施，除了与先用者的企业一起被转让或继承外，不得任意转让他人。 但是，需要指出的是，先用权并不是一种单独存在的权利，而仅仅是一种对抗专利侵权的抗辩权，因而只有在侵权诉讼中才考虑。也就是说要在同时满足下述条件时才考虑判断先用权是否成立: (1)一项发明创造已授权; (2)先用者的实施行为在申请日前尚未使有关技术内容为公众所知，即尚未构成使该专利丧失新颖性的现有技术; (3)先用者在专利申请公开之后或者授权之后继续该实施行为; (4)专利权人认为是先用者的实施行为侵犯了其专利权，向有关人民法院起诉或要求地方知识产权局(或相应管理专利工作部门)予以处理。 4. 临时过境交通工具上使用专利的行为 为方便国际交通运输，巴黎公约第五条之三规定临时过境交通工具上使用专利的行为不视为其侵权行为。为此，我国专利法第六十三条第一款之(三)中作了类似的规定:临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的，不视为侵犯专利权。 但适用本条款时应明确以下几点: (1)只有巴黎公约成员国、与我国有保护专利权双边协议或与我国在专利保护方面有互惠关系的国家的车辆、船舶、飞机才享有这种权利; 15 (2)上述车辆、船舶、飞机只有在偶然或临时通过我国领陆、领水、领空时才享有这种权利，其中临时过境包括定期或不定期过境;但进口到我国境内的车辆、船舶、飞机不能享受此权利; (3)上述车辆、船舶、飞机使用专利发明仅是为了过境的需要，而不是用于其它目的，如广告、销售等; (4)不仅适用于装置和设备本身受到专利保护的情况，还适用于使用专利方法来操作装置和设备的情况; (5)仅适用于取得专利装置的使用，不包括在上述运输工具上制造受我国专利保护的产品、或者向公众出售专利产品或按专利方法制成的产品。 专为科学研究和实验而使用有关专利的行为 我国专利法第六十三条第一款之(四)中规定:专为科学研究和实验而使用有关专利的，不视为侵犯专利权的行为。不少国家的专利法中都有类似规定。 首先应该明确，仅仅专为科学研究和实验而使用专利技术，即针对专利技术本身进行科学研究和实验了解专利技术本身及其技术效果以对专利技术本身作进一步改进，这样的使用才不视为侵犯专利权。如果利用专利技术作为手段，在其他项目中进行科学研究和实验，其目的为开发研制另一种新产品，甚至是为了向某一经营单位提供有关数据或进行技术转让，则不属于这种使用专利技术的情况，不能排除在侵犯专利权的行为之外。 其次，不应根据使用该专利技术的单位性质来判断。即使是科研院 16 所，其使用专利技术目的不是专为科学研究和实验，仍构成专利侵权行为。相反，若某从事生产经营活动的企业，使用某项专利技术的行为仅仅是对该项专利技术本身进行科学研究，则仍属于所述的不视为侵犯专利权的行为。 非故意的使用或销售行为 在这次修改专利法之前，将使用或者销售不知道是未经专利权人许可制造并售出专利产品的行为也规定为不视为侵犯专利权。但在实践中由于制造行为难以发现而造成专利权人不能追究上述销售者或使用者的法律责任而无法得到真正的专利保护，因此在这次修改专利法之后，不再将上述行为视为不侵犯专利权的行为。 但是如果要上述善意第三人承担专利侵权的所有民事责任，显然会影响公众利益。这样任何商场就要去核实其所经营的上千万种产品是否为专利相关产品、是否由专利权人或经专利权人许可而制造，同样公众从市场上购买商品时也要去作类似调查，而这种核实和调查十分困难，实际上不可能进行，因而在这次专利法修改时在第六十三条第二款中增加了对上述善意第三人的免责条款:为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。 对上述免责条款应明确四点: (1)上述使用和销售者的行为是非故意行为，即主观上不知道该产品是专利产品，如果被告知或得知该产品是未经专利权人允许而制造 17 的产品后继续使用或销售不能再免除赔偿责任; (2)上述善意第三人的行为仅局限于使用或销售，不包括非故意制造行为; (3)上述善意第三人必须证明其产品有合法来源，那些与非法制造者串通的不能免除赔偿责任; (4)免责条款所免除的仅仅是赔偿责任，专利权人有权要求善意第三人停止侵权行为和消除影响。 三 间接侵权行为 我国专利法第十一条所规定的专利侵权行为都是直接侵权行为。但是，各国的专利实践表明，仅仅禁止直接侵权行为，追究直接侵权者的侵权责任在有些情况下不能给专利权人提供充分有效的保护，因为有些行为人虽然自己不直接侵犯专利权，却诱导、怂恿、教唆他人侵犯专利权，客观上也损害了专利权人的利益，在这种情况下仅仅追究直接侵权者的侵权责任既不合理，也不充分。尤其在这些行为人所诱导、怂恿、教唆他人实施该专利的行为属于未侵犯专利权的情况，如果不允许追究这类诱导、怂恿、教唆他人实施该专利的行为，则会导致专利权受到侵害而得不到保护。基于上述原因，许多国家和组织都在其专利法中明确写入了与间接侵权(即诱导、怂恿、教唆他人实施专利的行为)有关的规定。 虽然我国专利法未对间接侵权作出明确规定，但在我国司法实践中 18 为有效保护专利权，根据最高人民法院“关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)”第一百四十八条的规定:教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担连带民事责任，认定上述诱导、怂恿、教唆他人实施专利的行为构成共同侵权。由此可见，在司法实践中确实存在认定间接侵权的必要性。因而在北京市高级人民法院于2002年起草的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》中对间接侵权作了明确规定。 “间接侵权，是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权，但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利，发生直接的侵权行为，行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意，客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件”。 对于间接侵权来说，应当明确下述几点。 (1)间接侵权的行为人主观上有诱导、怂恿、教唆他人直接侵权或实施专利技术的故意。 这包括两方面的含义。其一是该行为会导致直接侵权行为或实施该专利技术行为的发生，两者之间有因果关系;其二是行为人明知或者显然应当知道其行为将导致实施专利技术行为的发生，如果行为人不知道其行为会导致他人直接侵犯专利权，这种非故意行为不构成间接侵权。 (2)间接侵权行为人为诱导、怂恿、教唆他人直接侵权所提供的对象是专用于实施该专利技术的。此含义通常指其所提供的是专门为实施该专利技术(产品或方法)而设计的关键部件或关键设备，而不 19 是市场上可以买到的通用部件或通用设备，对于不仅可用于实施专利技术、也可用于其它场合的产品通常不构成间接侵权。但是如果行为人在提供该通用产品时故意促使购买者来实施该专利技术，仍应当作为间接侵权行为。如果该行为人虽未向他人直接提供上述实施专利技术和关键部件或关键设备，而以一般技术许可合同方式而诱导他人实施专利技术、造成直接侵权行为的，该行为人的行为也构成了间接侵权。 (3)间接侵权一般应以直接侵权的发生为前提条件，没有直接侵权行为发生的情况下通常不存在间接侵权。 需要说明的是，在《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第79条和第80条列出了几种依法不存在直接侵权行为或不视为侵犯专利权时而直接追究间接侵权行为人侵权责任的情况。第79条的规定基本上相当于欧共体专利公约中的规定，即被该行为人所诱导的他人实施专利技术的行为属于个人非营利目的的制造、使用专利产品或使用专利方法的行为，或者属于专利法第六十三条所述不视为侵犯专利权的行为时，该行为人的诱导行为仍构成间接侵权，可直接追究其责任。第80条的规定与美国专利法中的规定相类似，即被该行为人所诱导的他人实施专利技术的行为发生或者可能发生的中国境外时，该行为人的诱导行为仍构成间接侵权行为，可直接追究其责任。 20 四 专利侵权的民事责任 专利权是一种财产权，它同普通财产权一样受法律保护。任何人侵犯了他人的专利权，就应当承担相应的法律责任。 根据我国专利法第五十七条和民法通则第一百一十八条的规定，对专利侵权采用民事制裁，侵权者应当承担的法律责任主要有:停止侵权行为、赔偿损失和消除影响。 停止侵权行为 按照民法通则第一百一十八条的规定，立即停止侵权行为是民事侵权案件的侵权人应当依法承担的主要民事责任之一。 对于专利侵权案件的停止侵权行为是指停止所有构成侵权和实施专利的行为，即指侵权人应当停止擅自制造、使用、许诺销售、销售、进口其发明或实用新型专利产品，或者停止使用其专利方法及使用、许诺销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，或者停止制造、销售、进口其外观设计专利产品，包括间接侵权人停止其诱导、怂恿、教唆他人实施专利技术的行为。 法院作出的发生效力的判决书或者民事调解书送达侵权人后侵权人不立即停止侵权的，则专利权人可以向人民法院申请强制执行;地方知识产权局(或相应管理专利工作部门)认定侵权行为成立责令停止侵权行为后侵权人期满未起诉又不停止侵权行为的，则地方知识产权局可以向人民法院申请强制执行。 赔偿侵权损失 根据我国民法通则规定的民事侵权损害赔偿的补偿原则，专利法第 21 六十条规定:侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。 最高人民法院根据十来年的实践经验又对上述条款作了进一步的解释，在2001年6月19日最高人民法院审判委员会第1180次会议通过的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称“审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定”)中对于专利侵权损害赔偿作了更明确的说明。 人民法院依照专利法第五十七条第一款的规定追究侵权人的赔偿时，可以根据权利人的请求，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额。 权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。 侵权人因侵权所获得的利润可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。 被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用 22 费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额;没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质或情节等因素，一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额，最多不超过人民币50万元。 人民法院根据权利人的请求以及具体案情，可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。 消除影响 消除影响是我国民法通则第一百一十八条规定的对侵害专利权、商标权、著作权等知识产权应当承担的民事责任之一，这是由于知识产权的特殊性质所确定的。 对专利侵权而言，消除影响主要是针对侵权产品质量低劣而损害专利产品在消费者中的信誉而采取的措施。对于这类侵权案件，应当责令侵权人以适当方式在其造成不良影响的范围内消除影响，为专利产品正名。 侵权人消除影响通常是通过新闻媒介(如报刊、杂志、广播、电视)在其造成损害的范围内发表声明，承认侵权行为，为其低劣侵权产品影响专利产品的信誉表示道歉，并作出不再侵权的保证。 当然，对于一般的专利侵权行为，基本上未影响专利权人信誉的，在赔偿专利权人的经济损失后，就无需再采取消除影响的措施。 23 五 专利侵权诉讼中的几个程序问题 前面对专利侵权诉讼的实体问题——专利侵权行为以及专利侵权民事责任作一简要说明，现再对专利侵权诉讼程序中的几个重要程序问题——诉讼时效、诉讼当事人、诉讼地域管辖、诉讼的举证责任、诉讼的证据保全、诉讼的中止、诉讼的财产保全、先予执行和诉前禁令等作一介绍。 1.诉讼时效 我国专利法第六十二条第一款规定，侵犯专利权的诉讼时效为两年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权之日起计算。 对上述专利侵权诉讼时效的有关规定需作下述六点说明。 (1)该两年诉讼时效是权利人请求法院保护其权利的期限。但不是起诉权，也就是说权利人还可以向法院起诉，法院应当受理，但当法院查明诉讼时效已届满，则会作出驳回原告诉讼请求的判决。 (2)该两年诉讼时效的起算日从权利人或者利害关系人得知或者应当得知侵权之日起计算。此处“得知”是指权利人发现侵权行为(包括确定侵权行为人)的确切事实“应当得知”是指根据所;发生的某一特定事实(如报纸、电视、电台所作的广告宣传)能推得该权利人作为一般人应当知道该侵权行为存在，此时即使权利人实际并未得知仍应视作该权利人应当得知。 24 (3)在两年诉讼时效期间内，权利人因不可抗力或其他障碍而无法行使请求权的，由于这种情况下权利人并无过错，则此时诉讼时效中止，待上述造成无法行使请求权的原因消失之后，再继续计算该诉讼时效。 (4)在诉讼时效期间内，因法定事由发生(如侵权方在接到侵权警告后表示愿意协商解决)，则此时诉讼时效中断，即已进行的时效期限不再计入，待此法定事由消除后(如上述协商破裂)重新开始计算诉讼时效。 (5)对于连续实施的侵权行为，权利人超过两年起诉的，侵权损害赔偿应当自权利人向法院起诉之日起向前推算两年;如果侵权行为在起诉时仍在继续，则在专利权有效期内法院应判决被告停止侵权。 (6)对于发明专利申请公布后至专利权授予前的合理使用费，该诉讼时效从专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但专利权人于专利权授予之日前即已得知或应当得知的，自专利权授予之日起计算(专利法第六十二条第二款)。 2.诉讼当事人 侵权诉讼当事人包括原告和被告两个方面。 就侵权诉讼当事人的原告来说，专利法第五十七条第一款规定为专利权人或者利害关系人。 专利权人是指依法获得专利权的个人、法人或者其他民事主体。其可以是国家知识产权局授予该项专利时的专利权人;对于该项专利 25 存在专利权转让或继承的情况下，也可以是通过转让、继承等方式获得专利权的人。 利害关系人是指除专利权人外，专利权被侵犯时对其有利害影响的人，也就是专利实施许可的被许可人，主要包括独占实施许可合同的被许可人、排他实施许可合同的被许可人和普通实施许可的被许可人，在我国的司法实践中，对这三类利害关系人作为原告的要求是不同的:独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院起诉，排他实施许可合同的被许可人在专利权人不起诉的情况下可以单独起诉，而普通实施许可合同的被许可人在许可合同中未另有约定时只能与专利权人一起作为共同原告起诉。 对于侵权诉讼当事人的被告，可以是专利法第十一条中规定的未经专利权人许可、以生产经营为目的而制造、使用、许诺销售、销售、进口其发明或实用新型专利产品或者使用其专利方法及使用、许诺销售、销售、进口依该专利方法直接获得的产品或者制造、销售、进口其外观设计专利产品等实施其专利的直接侵权行为人。当对同一项专利的上述直接侵权行为是同一人所为，则以其为被告。如果针对同一项专利的上述实施行为由几个行为人所为，则原告可以选择其中一个行为人为主要被告，其他行为人为共同被告，或者分别以他们为被告单独起诉。对于存在前面所述间接侵权行为的情况，通常应当以其所诱导、怂恿、教唆的直接侵权者为被告，但是如果被诱导、怂恿、教唆实施专利技术的行为不视为侵犯专利权时或者依法不存在直接侵权行为时，可以直接以间接侵权者为被告起 26 诉。 3.诉讼的地域管辖 “审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定”的第五条对专利侵权诉讼地域管辖作了明确规定:由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。 其中侵权行为地包括:被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;被控侵犯外观设计专利权的产品的制造销售、进口等行为的实施地;被控侵犯发明专利权的方法使用行为的实施地;以及在侵犯制造方法发明专利权时依照该制造方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地。还包括上述侵权行为的侵权结果发生地。 对于同一项专利，发生多种侵权行为的，原告以某一侵权行为的行为人为被告，由该被告的侵权行为发生地或其住所地人民法院管辖。原告若将他们全部或其中一部分作为共同被告，则可由这些共同被告的行为发生地或其住所地人民法院管辖。例如，原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权;以制造者与销售者为共同被告起诉的，制造地和销售地人民法院均有管辖权。但是，销售者是制造者分支机构，在销售地起诉制造者的制造、销售行为的，销售地的人民法院也有管辖权。 27 4. 诉讼的举证责任 专利侵权诉讼属于民事诉讼，因而专利侵权诉讼的举证责任遵循民事诉讼法第六十四条第一款规定的举证责任基本原则——当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，即谁主张谁举证。 根据上述规定，专利权人控告行为人侵权或行为人否认侵权，分别承但提供证据的责任。如果当事人不举证或者举证的材料不能证明所主张的事实，就要承担对己方不利的法律后果，甚至败诉。 民事诉讼法除规定上述谁主张谁举证的基本原则外，还规定:当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集证据或者人民法院认为审理案件需要的证据，由人民法院收集。最高法院司法解释中列出了四种由人民法院负责收集的证据: (1)当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的，例如，原告请求法院以被告侵权获利作为赔偿依据时，在提供证据证明侵权成立并申请证据保全后，由法院封存、提取被告账册而查清被告获利情况; (2)人民法院认为需要鉴定、勘验的; (3)双方当事人提供的证据所证明的事实相互矛盾而无法认定的; (4)法院认为应当自行收集的其他证据。 此外，法院审理侵权案件过程中，举证责任会发生转移，当负有举证责任的一方对其所主张事实充分举证而达到证明所主张事实的部分或全部的要求，则举证责任将转移到另一方当事人，另一方当事人必须举出足够充分的证据来进行抗辩，否则会得出对方主张成立的结 28 论。 除上述举证责任转移外，在专利侵权诉讼中也存在着民事诉讼法中规定的举证责任倒置情况。我国专利法第五十七条第二款根据TRIPS协议第34条对制造方法专利采用了举证责任倒置的规定:专利侵权涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。按照上述规定，对于制造方法专利的专利权人在证明该产品是新的以及被告制造销售、使用或进口的产品与采用专利方法直接获得的产品相同后，尽管此时专利权人尚未提出证明被告产品是采用专利方法制造的证据，举证责任已经改由被告承担，被告此时为证明其不侵权应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。 对于举证责任，最高法院司法解释中还规定了五种不需要当事人举证的情况: (1)一方当事人对另一方当事人的陈述的案件事实和提出的诉讼请求明确表示承认的; (2)众所周知的事实和自然规律及定理; (3)根据法律规定或已知事实，能推定出的另一事实; (4)已为法院发生法律效力的裁判所确定的事实; (5)已为有效证书所证明的事实。 5. 诉讼的证据保全 民事诉讼法第七十四条规定，在证据可能灭失或者难以取得的情况 29 下，诉讼当事人可以向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。 在专利侵权纠纷案件中，经常发生侵权人为逃避侵权责任而销毁侵权工具、隐匿财务帐册等情况，如不及时采取相应措施，将会给以后的调查取证和法院的审理工作带来困难，因而，专利权人可以请求人民法院采取证据保全措施，此外人民法院也可以根据案件审查需要依职权采取证据保全措施。 需要说明的是，上述证据保全的措施在有些情况会影响被控侵权人的正常经营活动，此时往往还会同时起到财产保全与先予执行的作用，在这种情况下申请证据保全的专利权人应当提供相应的财产担保。 6. 诉讼的中止 民事诉讼法第一百三十六条规定了中止诉讼的六种情况。 在专利侵权诉讼中，除因为主体原因外，属于其中第五种(本案须以另一案审理结果为依据而另一案尚未审结)的，应当中止的情况主要有两种: (1)专利侵权纠纷的被告向专利复审委员会提出无效宣告请求; (2)该专利权被提出权属诉讼请求。 对于前一种反诉无效的情况，法院可以根据案件具体情况，作出是否中止审理侵权案件的决定。而对于后一种反诉专利权属纠纷的情况，法院应当中止侵权案件的审理，待权属纠纷终审判决后再以该 30 判决所确定的专利权归属作为侵权诉讼审理的依据。 最高人民法院在“关于审理专利案件适用法律问题的若干规定”中对前一种的反诉无效时法院是否中止侵权案件的审理又作了进一步的明确规定。 对实用新型、外观设计专利侵权案，被告在答辩期内请求宣告该项专利权无效的，人民法院通常应当中止侵权诉讼。但是在下述四种情况可以不中止: (1)原告所出具的国家知识产权局所作出的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的; (2)被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的; (3)被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者所依据的理由明显不充分的; (4)法院认为不应当中止诉讼的其他情形。 对实用新型、外观设计专利侵权案，被告在答辩期满后请求宣告该专利权无效的，除法院审查后认为有必要中止诉讼的以外，法院不应当中止侵权诉讼。 对发明专利侵权案，或者经专利复审委员会审查并维持专利权的实用新型、外观设计专利侵权案，被告在答辩期间内请求宣告该专利权无效的，法院可以不中止侵权诉讼。 人民法院决定中止侵权诉讼审理的，专利权人或者利害关系人请求责令被告停止有关行为或者采取其他制止侵权损害继续扩大的措施，并提供了担保，人民法院经审查符合有关规定的，可以在裁定 31 中止诉讼的同时一并作出有关裁定。 7. 诉讼的财产保全 专利侵权诉讼审理认定侵权成立，侵权方负有赔偿责任，属于给付之诉，为防止被控侵权人在诉讼期间转移藏匿侵权获利而导致诉讼判决的赔偿不能兑现，专利权人可以向人民法院提出财产保全的申请，由人民法院作出是否保全的裁定，由于财产保全可能会影响被控侵权人的正常经营活动，因而申请财产保全时专利权人应当提供财产担保，以备在诉讼审理结论侵权不成立时作为对被控侵权人的补偿。当然，在专利侵权诉讼审理过程中，人民法院发现有证据表明被控侵权方采取藏匿、转移财产而可能导致最后判决不能执行或难以执行的，可以依职权采取财产保全的措施。 如果财产保全措施中包括了被控侵权人制造、销售的“侵权”货物，则财产保全措施同时还起到了先予执行的作用。 采取财产保全措施的目的是为了防止损害权利人利益的行为发生以保证人民法院的生效判决得以顺利执行。此时，若被控侵权人也提供了担保，为了不影响其正常生产经营秩序，在所提供的担保符合法律规定的条件下，则解除财产保全措施。 8. 先予执行和诉前禁令 在启动专利侵权诉讼时，有可能被控侵权人已经制造出“侵权产品”，该“侵权产品”的上市或继续制造、上市的行为将会进一步 32 损害权利人的利益，甚至会造成难以弥补的损失，在这种情况下，专利权人可以在提出专利侵权诉讼时或在此之后向人民法院提出申请，请求人民法院在终审判决生效前以裁定的形式责令侵权人停止侵权行为，这就是民事诉讼法规定的先予执行。在专利权人提出先予执行的申请后，人民法院视具体情况决定是否要求专利权人提供担保。对于需要担保的情况下，专利权人不提供担保的，将驳回先予执行的请求。 先予执行裁定后，被控侵权人不服不得上诉，只可以申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。 这次修改专利法时，为加大专利权保护力度及与国际接轨，作出了比先予执行更有利于专利权人的规定，按照专利法第六十一条，专利权人或利害关系人有证据证明他人要在实施或者即将实施其侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉之前向人民法院申请采取责令采取有关行为和财产保全的措施。这就是所谓的“诉前禁令”(西文国家称作“临时禁令”)。针对专利法这一规定，最高人民法院于2001年6月5日制定了《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》，对“诉前责令停止侵权行为”的申请人、管辖法院以及其他有关内容作了明确规定。 (1)“诉前禁令”的申请人可以是:专利权人，专利权的合法转让人或合法继承人，独占实施许可合同的被许可人，专利权人不提出申请情况下的排他实施许可合同的被许可人。 33 (2)“诉前禁令”的管辖法院是有专利侵权管辖权的人民法院。 (3)提出“诉前禁令”申请时应当提交证实其专利权真实有效的文件和证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯专利权行为的证据，涉及实用新型专利的，还应当提交国家知识产权局出具的检索报告;对于利害关系人，需要提交专利实施许可合同以及在国家知识产权局备案的证明材料、未经备案的应当提交专利权人的证明或证明其享有权利的其他证据;排他实施许可合同被许可人单独提交申请的，还需要提交专利权人放弃申请的证明材料;对于专利权继承人，同时还需提交证明已经继承或正在继承的有关材料。 (4)申请人提出申请时应当提供担保，不提供担保将被驳回申请;人民法院可根据具体情况责令申请人追加担保，不追加担保则解除有关停止措施;停止侵犯专利权行为裁定所采取的措施不因被申请人提出反担保而解除。 (5)当事人对裁定不服的，可以在收到裁定之日起十日内申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。 (6)专利权人或者利害关系人在人民法院采取停止有关行为的措施后十五日内应当起诉，十五日内不起诉的，人民法院解除裁定采取的措施。申请人不起诉的，被申请人可以向有管辖权的人民法院起诉请求申请人赔偿。 (7)申请错误造成被申请人损失的，被申请人可以向有管辖权的人民法院起诉要求赔偿或者在专利侵权诉讼中提出损害赔偿请求。 34 第二节 专利侵权判定的主要原则 上一节之一中对构成专利侵权行为的五个条件作了说明，而其中第五个条件判断实施行为是否落入专利权的保护范围往往是法院判断专利侵权时最重要、且最难的部分。为更有效地保护专利权和统一司法标准，北京市高级人民法院根据专利法及其实施细则以及最高人民法院相关司法解释下发了“专利侵权判定若干问题的意见(试行)”。对于专利侵权诉讼程序的专利代理人来说，应当熟悉和掌握有关内容，为此在这里加以归纳整理，作一说明。 一 专利侵权判定的比较对象及判定分析的主要步骤 1. 发明和实用新型专利侵权判定的比较对象 发明、实用新型专利侵权判定的比较对象是被控侵权的客体和专利的保护客体。被控侵权客体是指被控侵权的产品实物或者实际上使用的方法，专利的保护客体是指专利权利要求书表达的、要求保护的对象。具体说来，进行侵权判定时应当以专利权利要求中记载的技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 (即全部必要技术特征)与被控侵权客体的全部技术特征逐一进行比较。通常不得以专利产品与侵权物品直接进行侵权对比，专利产品只可以用于帮助理解权利要求所记载的技术方案和其中的技术特征。对于双方当事人均有专利权时，通常也不得以双方专利 35 产品或者双方专利的权利要求书进行侵权对比。 对于专利权利要求书，应当以国家知识产权局最终公告的专利权利要求书文本或者已发生法律效力的无效宣告请求审查决定所确定的专利权利要求书为准。 由于一件专利中，独立权利要求从整体上反映发明或者实用新型专利的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，因而独立权利要求与其从属权利要求相比保护范围最大。鉴于此，在侵权判定时，主要是将独立权利要求的技术方案与被控侵权客体进行比较。对于一件专利中包括有多项独立权利要求时通常应当将各项独立权利要求的技术方案与其相应的被控侵权客体进行比较。 至于如何确定发明、实用新型专利权的保护范围将在下面作进一步说明。 对于确认被控侵权客体时，应当对被控侵权的产品实物或实际使用的方法进行技术分析，即对其技术方案、功能和效果三方面进行分析，其中以技术方案为中心，对该被控侵权的产品实物或实际使用方法整理出与专利保护客体相应的技术特征，以便进行分析比较。 2. 外观设计专利侵权判定的比较对象 对于外观设计专利来说，专利侵权判定的比较对象是被控侵权产品的外观设计和该外观设计专利的图片或照片中所表示的专利产品的外观设计。对于后者，应当是国家知识产权局授权公告文本中的图片所反映的专利产品的外观设计，但对于专利权要求保护的外观设 36 计包含有色彩的情况，则其中的色彩应当以国家知识产权局专利局的外观设计专利申请档案中所认定的授权文本中的色彩作为依据。 3. 专利侵权判定分析的主要步骤 我国专利侵权判定分析的主要步骤与国际上大多数国家相同，主要分为两个步骤。第一步是对授权公告专利文件中的权利要求书(发明或实用新型专利)或者图片或照片(外观设计专利)作出解释，以确定专利权的保护范围。第二步是将经过解释而确定了专利保护范围的专利保护客体与被控侵权客体进行比较，以判定被控侵权客体是否落入了所确定的专利权保护范围。 二 发明和实用新型专利侵权的判定 1. 发明、实用新型专利权保护范围的确定 早先，国际上对发明、实用新型专利权保护范围的确定主要分成两派。一派是以美、英为首的周边限定论，即专利的保护范围与权利要求文字记载的保护范围完全一致;另一派是以德国为首的中心限定论，即权利要求只确定一个总的发明核心，保护范围可以扩展到技术专家看过说明书与附图后认为属于专利权人要求保护的范围。但各国在司法审判实践中，根据具体案情，吸取本国司法审判的经验，借鉴其它国家司法审判的长处，不断完善和充实本国专利侵权判断准则。随着专利制度国际化发展，专利侵权判断的准则也在协 37 调。欧洲专利公约第69条和对该条款的议定书中明确指出对发明、实用新型专利权保护范围的解释应当介于上述两个极端解释原则之间。最近，世界知识产权组织在对保护工业产权的巴黎公约(有关专利部分)进行协调补充时，在其中第21条作了与欧洲专利公约十分相近、且更清楚的规定。 在我国，目前在确定发明、实用新型专利权保护范围时基本上也采用此折衷原则。在北京市高级人民法院的“专利侵权判定若干问题的意见(试行)”中第6条规定，确定专利权的保护范围应当坚持以权利要求的内容为准的原则。以说明书及附图解释权利要求应当采用折衷解释原则，既要避免采用“周边限定”原则，又要避免采用“中心限定”原则，折衷解释原则应当处于上述两个极端解释原则的中间，应当把对专利权人的合理正当的保护与对公众的法律稳定性及其合理利益结合起来。 按照专利法第五十六第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围应当以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。 具体说来，在解释权利要求时，应当以专利权利要求书记载的技术内容为准，而不是以权利要求书的文字或措辞为准。其技术内容应当通过参考和研究说明书及附图，在全面考虑发明或实用新型的技术领域、申请日前的公知技术、技术解决方案、作用和效果的基础上加以确定。 此外，应当将权利要求书中记载的技术内容作为一个完整的技术方 38 案看待，即在确定该权利要求的保护范围时应当将该权利要求中记载的全部技术特征所表达的技术内容作为一个整体，记载在前序部分的技术特征和记载在特征部分的技术特征对于限定专利保护范围都起作用。 “专利侵权判定若干问题的意见(试行)”中对确定保护范围的解释方法还作了以下几个方面的规定; -专利说明书及附图可以用于对专利权利要求字面所限定的技术方案的保护范围作出公平的扩大或者缩小的解释，即把与必要技术特征等同的特征解释到专利权保护范围，或者以专利说明书及附图限定某些必要技术特征; -独立权利要求中记载的技术特征存在含糊不清之处时，可以结合从属权利要求或者说明书及附图对其作出澄清的解释; -如果从属权利要求中包括了本应记载在独立权利要求中的、解决其技术问题必不可少的技术特征，法院可以根据当事人的请求原则，在确定保护范围时，以相应的从属权利要求限定专利权保护范围; -专利文件中出现印刷错误，应当以专利档案中的原始文件为准;专利权利要求书(包括说明书)中出现明显笔误，应当依实际情况予以正确解释; -当专利权利要求书和说明书出现不一致或相互矛盾，除了权利要求中的内容是印刷错误或明显笔误外，应当采用权利要求优先原则，以权利要求限定的保护范围为准，不能以说明书或附图公开的内容，“纠正”权利要求记载的技术内容; 39 -权利要求中引用了附图标记，不应当以附图中反映的具体结构来限定权利要求的技术特征;且专利权的保护范围不应完全受说明书中公开的具体实施例的限制; -仅记载在说明书及附图中、而未反映在权利要求书中的技术方案，不能纳入专利权保护范围; -说明书摘要不能用来确定专利权的保护范围，也不能用来解释权利要求。 2. 侵犯发明、实用新型专利权的判定 对于发明、实用新型专利权的侵权判定来说，如果被控侵权客体(产品或方法)包含了一项专利的权利要求的全部技术特征，且这些技术特征一一对应，并在专利法意义上两者相同，则认为被控侵权客体落入了专利权保护范围。这就是通常所说的全面覆盖原则，被控侵权客体构成了相同侵权。 全面覆盖原则是从权利要求字面含义上认为各技术特征彼此相同，因而美国又称作字面侵权原则(literal infringement). 需要说明，在这里字面含义上的相同应当从专利法意义加以考虑。例如: -当独立权利要求中的必要技术特征采用上位概念，而被控侵权客体中相应技术特征为下位概念，则两者为专利法意义下的相同; -被控侵权客体在权利要求中全部技术特征基础上又增加新的技术特征，则该被控侵权客体相对于权利要求的技术方案来说仍构成相同 40 侵权; -在上述情况下，如果被控侵权客体中增加的技术特征属于专利权人在专利申请、授权审查以及无效过程中明确排除在专利保护的技术内容，则未构成相同侵权，也未构成下面将要作进一步说明的等同侵权，美国将此称作反等同原则(reverse doctrine of equivalents 或 doctrine of non-equivalents)。 根据各国的专利司法实践，如果将发明或实用新型专利侵权仅限于相同侵权，他人就可能在采用专利基本构思的基础上仅作些微小变化而逃避侵权，从而使专利权不能得到真正的保护，因而各国开始引入了等同侵权(infringement under doctrine of equivalents)的概念。当然各国在掌握等同侵权的标准上有所不同，但通过多次协调逐渐趋于接近。我国也接受了等同侵权的观点，当采用全面覆盖原则判定被控侵权客体相对于专利未构成相同侵权时，就要进一步采用等同侵权原则进行侵权判定。 如果被控侵权对象与专利独立权利要求相比，其覆盖了该权利要求的大部分技术特征，而仅有一个或一个以上的技术特征从字面上看并不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征，则认为被控侵权客体落入了专利权的保护范围，构成了等同 侵权。在判定等同侵权过程中，分析被控侵权客体和权利要求两者相应的技术特征是否为等同技术特征，主要看此两技术特征是否以基本相同的手段、实现基本相同的功能、产生了基本相同的效果。这两个相应的技术特征既可以是独立权利要求中区别技术特征的替换，也 41 可以是独立权利要求前序部分技术特征的替换。此外，判定两者的技术特征是否等同应当以侵权行为发生时间为界限，即以侵权行为发生时本领域普通技术人员的水平来判定是否等同。 对于故意省略权利要求中的个别必要技术特征，使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣实施行为，只要缺少这些个别技术特征的技术方案相对于申请日前的现有技术在专利所要解决的技术问题上体现有所改进，则以故意变劣实施认定构成等同侵权。 如果判定专利侵权过程中，在解释独立权利要求确定专利权保护范围时，将记载在独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余等征)略去，仅以独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围，在此基础上若判定被控侵权客体落入该专利权保护范围，则该被控侵权客体属于等同侵权。上述认定等同侵权的过程中应用了多余指定原则。 对于多余指定原则应当慎用，认定记载在独立权利要求中某个技术特征是否属于附加技术特征应当结合专利说明书及附图中记载的该技术特征在解决技术问题的功能、效果以及专利权人在专利审批、无效程序中所作出与该技术特征有关的陈述进行综合分析判定，这些被视为多余指定的附加技术特征不得是体现该专利新颖性和创造性的技术特征，不得是解决其技术问题所必需的技术特征，也不得是专利权人在力争取得专利权或维持专利权时为克服上述实质性缺陷而在先前陈述中认可记载到独立权利要求中的技术特征。 42 需要说明的是，在判断等同侵权时还要考虑禁止反，即在专悔原则利审批、无效程序(包括专利法修改前的撤销程序)中专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制性承诺或者部分地放弃了保护，并因此取得专利权，则在专利侵权诉讼中，不得用等同原则将专利权保护范围扩大到包含专利权人原先已承诺限制、排除或已经放弃的内容。当等同原则与禁止反悔原则相冲突时，即原告主张适用等同原则认定被告侵权而被告主张适用禁止反悔原则而认定己方不构成侵权行为时，则优先适用禁止反悔原则。 此外，对于被控侵权客体本身是一项专利技术，但其是另一项在先专利的从属专利，即其是在先专利的改进专利，由于其包含有在先专利的全部必要技术特征(包括等同的技术特征)，因而该从属专利的实施(即该被控侵权客体)仍然构成了相同侵权或等同侵权。该从属专利的主要形式可以是在原有产品或方法专利技术方案的基础上增加了新的技术特征，或者是原有产品或方法专利技术方案中的优选方案，或者在原有产品或方法专利技术方案的基础上发现了原来未曾发现的新用途。也就是说，被控侵权客体不能以本身具有专利就认定不侵犯他人的专利权。 除了相同侵权和等同侵权外，还存在着一种间接侵权的情况，即行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权，但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利，发生直接侵权行为，则判定该行为人实施的行为间接侵犯了专利权。 43 对于认定间接侵权来说，需要满足下述几个条件: (1)行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意，客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要条件; (2)间接侵权所提供的是为实施该专利技术的专用产品，而不是一种通用产品，例如对产品专利提供专门用于制造该专利产品的原料或零部件，对方法专利提供专门用于实现该专利方法的材料、器件或者设备; (3)间接侵权一般应以直接侵权行为的存在为前提，但是也存在三种不存在直接侵权行为的间接侵权:其故意诱导、唆使的行为是专利法第六十三条规定的不视为侵犯专利权的行为，其故意诱导、唆使的行为属于个人非营利目的的制造、使用专利产品或使用专利方法的行为，其故意诱导、唆使的行为发生或者可能发生在境外。 通过技术转让而唆使别人实施他人专利的，也构成了专利侵权，有的学者将其归于间接侵权，但这不满足上述间接侵权中的第二个条件，因而“专利侵权判定若干问题的意见(试行)”将此归为共同侵权，在发生这类情况的侵权行为时，技术转让方应当首先承担侵权责任。 三 外观设计专利侵权的判定 1. 外观设计专利权保护范围的确定 专利法第五十六条第二款对外观设计专利权的保护范围作了规定， 44 “专利侵权判定若干问题的意见(试行)”中对此又进一步明确为:外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该专利产品的外观设计为准，对外观设计的简要说明可以用于理解外观设计的保护范围。 在专利文件的简要说明中写明其设计要点的或者简要说明的内容涉及到其设计要点的，可以作为确定该外观设计保护范围的依据，对于专利文件中(甚至在专利档案中)无简要说明或简要说明中没有与设计要点相关内容的情况，法院要求专利权人在侵权诉讼中提交其外观设计的“设计要点图”，说明其外观设计的独创部位及内容。 在简要说明中写明请求保护的外观设计包含有色彩的，则该外观设计的色彩将作为限定该外观设计专利保护范围的要素之一。 在确定外观设计专利权的保护范围时，消费者在正常使用中看不到的或者不对产品产生美感作用的设计内容不影响该外观设计专利权的保护范围。 2. 侵犯外观设计专利权的判定 在外观设计专利侵权的判定中，首先审查被控侵权产品与专利产品是否属于外观设计分类表中的同类产品，通常同类产品是构成外观设计专利侵权的前提，但在特殊情况下类似产品也可能构成外观设计专利侵权。外观设计专利侵权判定是根据被控侵权产品的外观设计与专利产品的外观设计是否相同或相近似作出的。从普通消费者(即外观设计专利同类产品或类似产品的购买群体或使用群体)的 45 角度观察，认定两者属于相同或相近似的外观设计，则构成了侵权;如认定两者既不相同、又不相近似，则未构成侵权。 在判定两者外观设计是否相同或相近似时，应当从整体观察的角度对两者的外观设计进行综合比较分析，比较分析的重点应当是该专利外观设计中独创的、富有美感的主要设计部分(要部)与被控侵权产品外观设计的对应部分，以判断被控侵权产品的外观设计是否模仿、抄袭了此有独创性的主要设计部分。具体说来，如果两者的形状、图案、色彩等主要设计部分均相同，则认为两者是相同的外观设计;如果两者在专利产品外观设计构成要素中的主要设计部分相同或相近似，次要部分不相同，则认为两者是相近似的外观设计;如果两者的主要设计部分既不相同又不相近似，则认为两者是既不相同又不相近似的外观设计。 需要说明的是，对于请求保护的外观设计包含有色彩的情况，如果该外观设计的形状属于公知的外观设计，则仅对其图案、色彩作出判定;如果形状、图案、色彩均为新设计，则应当将三者结合起来作出判定。 此外，在侵犯外观设计专利权的判定中也同样适用禁止反悔原则。 46 第三节 专利侵权诉讼程序中的专利代理工作 专利侵权诉讼是涉及原、被告双方的民事诉讼程序。原、被告双方通常都要委托专利律师和/或专利代理人办理专利侵权诉讼的有关事务。本节首先分别对原告方的专利代理人在起诉时的专利代理工作和被告方的专利代理人在答辩时的专利代理工作进行比较详细的介绍，然后对双方专利代理人在专利侵权诉讼程序中的其他专利代理工作作一概要说明。 一 原告方专利代理人起诉前的准备工作 侵权诉讼程序以原告方向人民法院提出侵权诉讼请求而启动。由于侵权诉讼要花费不少人力和财力，因此作为原告方的专利代理人应当在向人民法院起诉前认真帮助原告分析案情，判断是否有必要向法院提出侵权诉讼请求。 从被委托办理专利侵权诉讼事宜起到为委托人提出侵权诉讼请求的诉前准备期间，原告方专利代理人需要作不少工作，其中包括:核实委托人的资格、判断专利权的稳定性、侵权证据的收集、侵权判定的分析、与委托人确定侵权诉讼策略、撰写起诉状和提出专利侵权诉讼请求。现对所列各项工作逐一作出简要说明。 1. 核实委托人的资格 47 根据专利法第五十七条第一款的规定，对于专利侵权行为，只有专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉。因此专利代理人在接受原告的委托时，应当首先核对委托人是否有权提出诉讼请求。 专利权人是指依法获得专利权的个人、法人或者其他民事主体。其可以是国家知识产权局授予该专利时的专利权人，也可以是该项专利在授权后通过转让、继承等方式获得专利权的人。因而，无论是授权时的专利权人，还是该专利权的被转让人或继承人均有资格提出专利侵权诉讼。 利害关系人是指除专利权人外，专利权被侵犯时对其有利害影响的人，即专利实施的被许可人。就专利侵权诉讼而言，对三类不同的专利实施许可的被许可人作为原告的要求是不同的:独占实施许可合同的被许可人可以单独提出专利侵权诉讼;排他实施许可合同的被许可人在专利权人不起诉情况下可单独起诉;而普通实施许可合同的被许可人除在许可合同中另有约定外只能与专利权人一起作为共同原告起诉。因而，对于独占实施合同的被许可人委托有关专利侵权诉讼事务时，可认为其有资格起诉;对于排他实施合同的被许可人前来委托时，应要求其提供专利权人不起诉的有关证明材料，对于普通实施许可合同的被许可人前来委托，应当要求其提供许可合同、且在许可合同中记载了可由被许可人单独提出专利侵权诉讼的内容，否则在后两种情况均应告知委托人，请其与专利权人共同提出专利侵权诉讼，如缺少有关证明材料或有关许可合同文件而单独提出专利侵权诉讼，法院就会因原告主体不符合要求而不予立案。 48 2. 判断专利权的稳定性 一项专利权被侵犯的条件是该专利权必须有效，如果一项专利权不复存在，例如原取得的专利权被放弃或被宣告无效，就不再存在侵权问题了。专利法第四十五条规定了任何单位或个人可以在该专利授权后提出无效宣告请求，有的专利经过无效宣告请求的审查可能被宣告无效，因此被控侵权的一方多半会向专利复审委员会提出无效宣告请求以摆脱侵权责任。由此可知，原告方在向法院提出专利侵权诉讼前应进一步判断所拥有专利的法律稳定性，看看有无被宣告无效的可能。这一点对于未经过实质审查而授权的实用新型和外观设计专利尤为重要。 这次修改专利法及其实施细则时，在专利法第五十七条第二款和专利法实施细则第五十五条和第五十六条对实用新型专利检索报告作了明确规定，最高人民法院在“关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定”中第八条第一款规定:提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门(即国家知识产权局)作出的检索报告。由此可知，原告方若准备起诉侵犯实用新型专利权，必须到国家知识产权局请求作出实用新型专利检索报告。在提出检索请求时，除提交请求书外还需要提交专利证书复印件以及专利说明书(或指明其专利号)各两份，尤其要注意的时，对于多个专利权人的情况，请求应当由所有专利权人共同提出或由所有专利权人委托的代表提出。 需要说明的是，无论是已经过实质审查的发明专利还是已作出检索 49 报告实用新型专利，在起诉前最好仍帮助专利权人进行一次专利权稳定性调查的工作，这是由于在发明的实质审查期间或对实用新型专利作出检索报告受到检索手段限制，主要仅对专利文献进行了检索，而对非专利文献的检索很不彻底，加上对国内公知公用情况未作任何调研，因而在判断专利权稳定性时专利代理人仍应当要求委托人进行相应的补充检索和调查。 诉前检索和调查应当尽可能全面、充分。对发明专利和已委托国家知识产权局作过检索报告的实用新型专利来说，其重点应当放在非专利文献和国内公知公用的情况，而对外观设计来说，除此两方面外还应当对国内外的外观设计专利文献进行检索，但目前我国尚无一家专利机构能对外观设计文献作出比较全面的检索。据笔者了解，上海专利事务所对中国外观设计专利文献的检索相对来说比较充分，国家知识产权局专利局也正在着手这方面的检索准备工作，预计在今年年底可以接受对我国外观设计专利的委托检索。至于对国内外的外观设计专利文献的全面检索目前条件尚不够成熟，国家知识产权局专利局在完成我国外观设计专利文献的检索手段后，将继续开发对美国和日本的外观设计专利的检索手段。此外，目前国家知识产权局专利局文献部在委托检索人强烈要求下可对国内外的外观设计专利进行检索，但由于目前检索方式的工作量比较大，因此收费较高。至于对三种专利进行非专利文献的检索和国内公知公用情况的了解，除了专利代理人根据自己对本领域的了解作进一步检索外，主要应当向专利权人(包括发明人或设计人)了解非专利文 50 献和国内公知公用情况。 通过检索或调研了解到申请日前公开的与本专利相关的对比文件和现有技术后，就要着手判断专利权是否稳固。对于发明或实用新型专利，首先要判断本专利相对于所检索到的申请日前的相关文件中所披露的和了解到的申请日前公知公用的现有技术是否具备新颖性、创造性;而对于外观设计专利，首先要判断其与所检索到的申请日前相关文件中的所披露的和了解到的申请日前已公知公用的外观设计相比是否相同或相近似。如果本专利相对于现有技术其专利权不够稳固，则提出专利侵权诉讼就应当十分慎重，以免在侵权诉讼中的无效反诉程序中败诉。如果相对于现有技术来说，根本不存在被无效掉的可能性，就可以大胆提出侵权诉讼请求。 除了相对于现有技术分析专利权是否稳固外，还需要分析专利文件是否存在其他致命的规陷以及这些缺陷可否在无效程序中克服，这对于实用新型专利更为重要。有些专利申请人在提出专利申请时并未委托专利代理人办理专利申请手续，因此其专利申请文件的撰写可能存在着一些致命的缺陷，而实用新型专利又未经过实质审查，因而授权的专利文件也有可能仍存在一些致命的缺陷，如为防止仿造将本专利的关键内容作为技术秘密来处理，未写入说明书，从而造成说明书未充分公开本实用新型专利。如果经过分析，本专利存在着一些致命的缺陷、且在无效请求审查程序中又难以克服，则也不宜提出专利侵权诉讼请求。 3. 侵权证据的收集 51 经过上述分析，确认专利权比较稳固，则在提出专利侵权诉讼前应当着手侵权证据的收集。 首先应当收集侵权诉讼被告实施专利侵权行为的证据。这方面的证据最重要的是物证:侵权产品或使用侵权方法直接获得的产品，这类证据对于认定被控侵权客体落入专利保护范围来说十分重要。在这里，需要说明的是，按照专利法第五十七条第二款的规定，对于涉及新产品制造方法的发明专利，举证责任倒置，由被告提供其产品制造方法来证明未采用该专利的制造方法，但即使在这种情况，也仍然需要由原告首先提交被告已生产出该产品的证据。上述物证通常可以通过正常合法的购买手续获得，而且应当对此购买的侵权产品在公证机关在场情况下进行封存，并出具公证证明材料。除物证外，另一类比较重要的证据是书证，包括侵权产品说明书、样本、销售广告、销售发票等，这类证据一部分可用于证明该被控侵权客体落入该专利保护范围，另一部分证实被告在专利权有效期内正在实施该侵权行为。此外，还可提供其他形式的证据，如录象、照片等。这些证据最好提供原件，若提供复制件则应进行公证，尤其对于其他形式的证据往往对原件也需要进行公证。对于网上销售的情况，由于网上的信息并不是永久性的，对于这种情况应当在有关公证机关在场情况下下载，并出具公证证明材料。 另一类重要的证据是用作确定侵权赔偿的证据。按照“最高人民法院关于审理专利纠纷条件适用法律问题的若干规定”，专利侵权赔偿数额可以有三种计算方法:依专利权人被侵权所受到的损失来计算 52 赔偿损失;依侵权者侵权获利来计算赔偿损失;参考专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额。 专利权人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算，以此方法作为侵权赔偿依据的专利权人应当提供证明己方在侵权发生前、后销售量变化的证据。但是由于市场因素情况比较复杂，专利权人专利产品销售量的变化还会受到其他因素影响，加上可能遇到多家同时侵权，如何确定这几家各自的影响也存在一定难度，因此对于专利权人被侵权所受到的损失又有一种新的计算方法是以侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积来计算。在此时就需要提供证明被告销售侵权专利产品数量的证据以及证明己方每件专利产品合理利润的证据。显然，对于确认被告侵权专利产品数量来说，被告侵权者肯定不会配合，不会主动提供合法、齐全的财务账册和销售材料，甚至会做假账或不立账，因此专利权人在起诉专利侵权前应当通过合法手段取得被告侵权数量的证据，最好对取得的证据给予公证。 至于依被告侵权所获得的利益确定赔偿数额与前面所述的第二种算法比较相近，只是作为专利权人所受损失来计算时每件专利产品的合理利润按照专利权人实际取得的利润来确定，而依被告侵权获利来计算时每件专利产品的合理利润按照侵权人的营业利润(恶意侵权人按销售利润)来确定。这样举证的难度就更大了，不仅要提供证明被告销售侵权专利产品数量的证据，还要提供证明其所取得营 53 业利润或销售利润的证据，为此在确定己方专利权比较稳固、且被告必定侵权的情况下可以提出诉前证据保全的请求。 至于以参考使用许可费的合理倍数要求侵权赔偿金额时，则应当提供与其他单位签订的许可合同作为证据。 除了上述被告实施专利侵权行为和确定赔偿金额这两类证据外，还需要提供证明专利权有效以及确定专利权保护范围的证据。这主要包括:专利证书、专利缴费收据、专利登记薄副本、专利授权公告文本(或无效程序中在无效请求审查决定中维持专利权时所针对的文本)等，这些证据多半是书证，且掌握在专利权人一方手中，因而上述证据的准备是最方便的。 4. 侵权判定的分析 在收集到上述证据后，就要分析对方的实施行为是否构成了侵权行为。 侵权判定分析的第一步是确定被告制造、许诺销售、销售、使用、进口的产品或者使用的方法是否落在本专利的保护范围之中。首先依据专利法第五十六条的规定，确定专利权保护范围。对发明或实用新型专利来说，按权利要求的内容来确定，说明书和附图可用来对权利要求作出解释;对外观设计专利来说，按照图片和/或照片，必要时可结合简要说明来确定。然后判断对方的产品和使用的方法是否落入所确定的专利权保护范围。对发明或实用新型专利来说，判断对方的产品或使用的方法是否构成了相同侵权(被控侵权客体与本专利保护客体特征一一对应)或等同侵权(被控侵权客体与本 54 专利客体的所有特征不是相互对应就是以基本相同手段实现基本相同功能产生基本相同效果);而对外观设计专利，分析被控侵权客体与本专利保护客体是否在总体上相同或相近似。有关这方面的具体分析方法和分析原则已在本节之一中作了概要说明，为节约篇幅在此不再重述。 在侵权分析时，一旦认定对方的产品或使用的方法落入本专利保护范围，并不等于对方已构成了侵权，此时还要进一步分析对方的实施行为是否以生产经营为目的、是否属于专利法第六十三条中所规定的不视为侵犯专利权或非故意的免责行为情况。当然，这些属于侵权方当事人可以争辩不构成侵权的理由，通常应当由对方提出来，但在提出侵权诉讼之前对此进行分析仍然是必要的。例如，对方有先用权时将会影响赔偿金额，所以对于对方有先用权的情况在确定赔偿金额时应当将可享受先用权部分的产量从对方生产总数中扣除。又如，对方使用、销售的专利产品是否为从己方所许可实施专利的单位取得的，属于此种情况就不应当提出专利侵权诉讼。又如在分析出属于非故意侵权的免责情况时，就需要考虑要否将向其提供产品的单位作为共同被告提出。 在进行上述侵权分析时，还需要考虑一种情况，即对方的行为是诱导、怂恿、唆使他人实施专利的情况，则对方的行为构成了间接侵权。对于有直接侵权者存在时可将该间接侵权者作为共同被告，对于本章第二节中所指出的三种不存在直接侵权者的间接侵权行为(即其故意诱导、唆使的行为属于个人非营利目的的行为或者属于 55 专利法第六十三条不视为侵犯专利权的行为或者发生或可能发生在境外)，则可直接以该间接侵权行为人作为专利侵权诉讼的被告。 5. 与委托人研究侵权诉讼策略 有不少专利权人一旦发现有侵权现象，就立即向法院提出侵权诉讼，其实这不一定是最佳做法，因为侵权诉讼往往使双方耗费大量的人力、物力和财力，甚至一场侵权纠纷下来，双方都大伤元气。因此，作为专利代理人在上述工作基础上应当与委托人一起研究侵权诉讼的策略。 在研究侵权诉讼策略时需要考虑几个问题:对方的经济实力和侵权规模、市场前景预测和对己方市场的影响、对方可能是恶意侵权还是非故意侵权。然后综合上述情况确定侵权诉讼策略，例如市场前景较小、且专利权人自身企业已能满足整个市场需要，加之对方经济实力较弱、索赔相当困难时可以将主要着眼点放在要求对方停止生产上;相反如果市场前景较大，专利权人自身生产能力较小，远远适应不了市场需要，则应该谋求与对方签订专利许可合同，或者专利权人自身生产能力有一定规模，为了不致影响自身企业的市场，可以采取有地域限制的专利许可手段。如果对方是恶意侵权，则极有可能需通过侵权诉讼程序加以解决，此时既要求对方停止生产，又要求给予侵权赔偿，甚至必要时在诉讼时或诉讼前以财产保全方式提出先予执行的临时禁令或者证据保全。 综合研究后所确定的诉讼策略可能有下述几种。 -先发出侵权警告，并要求对方停止生产或与己方签订专利许可合 56 同，对方不接受后再提出侵权诉讼。采取这种做法往往是在初步判断对方非恶意侵权或者本专利申请尚未授权的情况，而且在发出侵权警告之前已取到足够的证据并已进行必要的公证，以防止对方在接到侵权警告后毁灭证据或转移财产。 -直接提出侵权诉讼，此时可以根据不同的情况将诉讼的目标分别定在:对方与己方签订专利许可合同、对方停止生产、或者对方停止生产并支付侵权赔偿，对于前两个目标可以通过在诉讼程序中谋求和解来达到，对于后一个目标多半在诉讼程序中不谋求和解，除非只要求对方作象征性的赔偿。 -直接提出侵权诉讼，且在诉讼过程中提出财产保全先予执行和/或证据保全的措施，甚至必要时在诉讼前申请采取“诉前停止侵犯专利权行为的措施”(西方国家称临时禁令)。提出财产保全先予执行或诉前禁令请求多半是因对方侵权行为的继续将会给己方带来难以挽回的损失，而提出证据保全多半是因为估计对方极有可能在诉讼期间或提出诉讼后毁灭证据或转移财产。但需要强调的是，提出上述申请必须十分慎重，首先要确信己方的专利权十分稳固，不存在被无效的可能，而且要确认对方的实施行为肯定构成侵权行为，否则一旦侵权诉讼判决对己方不利将会为己方带来更大的损失。 6. 撰写起诉状 通过上述工作，确定提出侵权诉讼后就应当开始着手撰写起诉状。 起诉状通常包括三个部分:诉讼当事人的自然情况;诉讼请求;诉讼事实和理由。其中前两部分比较简单，重点在第三部分。 57 在诉讼当事人的自然情况部分中，首先写明原告的单位、住所地、法定代表人， 以及在委托律师或专利代理人办理诉讼有关事务时写明其有关情况;然后写明被告的单位、住所地、法定代表人;如果有第三人，还要写明第三人的单位、住所地和法定代表人。如果诉讼当事人是自然人的，要写明其姓名、性别、年龄、职业、住所地。 在诉讼请求部分应当以简要、明确的语言写明案由和诉讼请求有关事项。通常可采用下述格式句: “被告„„的产品(或方法)侵犯了原告所享有的中国××××专利ZL××××××××的专利权，请求××××法院依法判定被告立即停止侵权行为，并赔偿原告侵权损失××万元。” 事实和理由部分是起诉状的重点。在这一部分应当结合所附证据说明原告享有专利权的事实、被告侵犯专利权的事实以及给原告造成侵权损失的事实，以作为所提出的诉讼请求的证据。 在事实和理由部分，对于发明或实用新型专利来说重点说明专利权的保护范围，以及分析被告生产、许诺销售、销售、使用或进口的产品或者所使用的方法(对于产品制造方法来说还包括依据专利方法所获得的产品)落入专利权的保护范围，以说明其构成专利侵权行为，必要时说明是构成相同侵权、等同侵权还是间接侵权。对外观设计专利来说，重点根据该外观设计的设计要点说明其主要创作部位及内容，分析被告生产、销售或进口的产品的外观设计落入专利权保护范围，构成侵权行为。 在事实和理由部分的另一个重点是说明被告侵权行为给原告带来的 58 经济损失或者被告通过侵权所获得的利润。对于要求被告赔偿侵权损失的，应当在这一部分利用有力的证据作出清楚的分析，以说明诉讼请求部分所提出的赔偿金额是合理的。 在撰写起诉状时，应当同时准备好起诉状所提到的证据以及一份证据清单。对于其中的关键性证据最好要提供原件，至少要给出原件存放的地点并对复制件给予公证。在证据清单中按证据编号顺序给出证据名称、证据来源，为清晰起见还可说明该证据所证明的内容和证明的事实。 7. 侵权诉讼的提出 在作好侵权诉讼的准备后，就应当向有关人民法院提出侵权诉讼，在提出侵权诉讼时还要注意下述几个问题:诉讼时效、诉讼法院的选择以及侵权赔偿额的最后确定。当然这几个问题的确定往往会影响起诉状的撰写，所以在实践中这方面的工作与撰写起诉状往往是结合起来同时进行的。 按照专利法第六十二条第一款的规定，侵犯专利权的诉讼时效为两年，自专利权人或利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。对于该诉讼时效，作为原告方的专利代理人在提出专利侵权诉讼时应当注意两个问题:其一必须在得知或应当得知侵权事实之日起两年内提出专利侵权诉讼，除非有足够证据证明由于客观原因存在无法从法律角度推定专利人应当得知该侵权事实或者证明存在导致诉讼时效中止或中断的客观事实;其二对于连续实施的侵权行为，若起诉时距最早的侵权发生日已超过两年，则计算侵权损害赔 59 偿应当自起诉之日起向前推算两年，仅仅要求对这两年中所发生的侵权行为造成的损失进行赔偿。 根据“最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定”第五条至第七条，专利侵权诉讼由侵权行为地或被告住所地人民法院管辖;若发生多种侵权行为，有多名共同被告，则这些共同被告的侵权行为发生地或住所地人民法院有权管辖。因此，为防止地方保护主义，原告可以在有管辖权的法院中进行选择。例如，某制造厂商在其制造地制造了侵权产品而在其外地分支机构销售该侵权产品，以该制造商为被告时既可向该制造地人民法院提出侵权诉讼，也可向销售地人民法院起诉，此时就可在此两法院中进行选择，通常选择原则是该两个法院中哪一个地方保护主义的影响可能小一些，或者哪一个法院在审理知识产权案件更有经验。又如，制造商和销售商在不同地，即使销售商属于专利法第六十三条第二款规定的可不承担赔偿责任的情况，考虑到向制造商制造地提出诉讼可能会受到地方保护主义的影响，则仍可以向销售地人民法院提出专利侵权诉讼，以销售商为被告，以制造商为共同被告。 在确定所要求的赔偿金额方面，不少专利权人认为索赔金额越高，将来取得的实际赔偿金额就越多，其实这种观点并不正确。人民法院在判决赔偿金额时主要考虑专利权人被侵权造成的经济损失或者侵权方的侵权获利，如果所要求的赔偿金额与所提供的用于确定赔偿金额的证据相应，人民法院一旦核实证据属实，所判决的赔偿金额就会接近所要求的赔偿金额。如果所要求的赔偿金额远远高于由 60 证据确定的金额或者提供的证据经核实远远低于所要求的赔偿金额，法院按实际情况判决的赔偿金额就会比所要求的金额低得多。由此可知，提出过高的赔偿金额并不会给专利权人带来好处。相反，由于侵权诉讼费用与要求的赔偿金额有关，两者成一定的比例关系，而专利权人并不能保证己方百分之百胜诉，一旦败诉就要由己方支付较高的侵权诉讼费。即使双方和解，该侵权诉讼费仍与原要求的赔偿金额有关，不论此时由原告支付还是原被告双方支付，过高的赔偿金额对专利权人也不会带来什么好处。笔者获悉一件侵权案，侵权方实际上只生产过几百件产品，每件产品纯利润七元，因此侵权方总共获利不到五千元，而专利权人在侵权诉讼中要求赔偿二十万，最后双方和解，被告支付了四千元，这与原告最后交给法院侵权诉讼费相当，显然这是由于要求赔偿金额过高造成的。当然，要求赔偿金额过低，法院判决的赔偿金额不会高于所要求赔偿金额。因此专利代理人在帮助委托人提出侵权诉讼时应当协助确定一个合理的要求赔偿金额。 另一个在提出侵权诉讼时要求考虑的问题就是要否在提出诉讼请求时或提出诉讼请求前向人民法院提出财产保全先予执行(包括要否证据保全)的申请，如经过慎重考虑决定采取上述措施(具体考虑参见前面“与委托人研究侵权诉讼策略中的分析”)，应当在提出侵权诉讼时或侵权诉讼前向人民法院提出上述先予执行或诉前禁令的申请，并提供财产担保。其中申请诉前禁令的，应当按本章第一节中所指出的那样同时提交证实其专利权真实有效的文件和证明对 61 方正在实施或者即将实施侵犯专利权行为的证据以及其他相关证明材料。而且还应当在人民法院采取停止有关侵权行为的措施之日起十五日内向人民法院提出侵权诉讼。 二 被告撰写答辩状阶段的专利代理工作 原告方提出侵权诉讼并被人民法院受理后，法院立即会将起诉状副本送达被告，并要求其在指定期限内(如十五日)作出答辩。作为被告方的专利代理人就应当着手撰写答辩状，此时通常包括下述几方面的准备工作:认真阅读起诉状并分析己方的实施行为是否落入专利权的保护范围、对专利权稳定性作出判断、分析是否存在侵权抗辩的理由并准备相应的证据、与委托人商讨确定在侵权诉讼的对策以及撰写答辩状等。下面就这几方面的工作作一简单介绍。 1. 分析己方的实施行为是否落入专利权的保护范围 在收到起诉状后，应当立即仔细阅读起诉状和该侵权诉讼所涉及的专利文件。在此基础上确定该专利权的保护范围，分析己方的实施行为是否落入专利权的保护范围。 对于发明或实用新型专利，仔细研究权利要求书和说明书，重点放在权利要求书，尤其是独立权利要求，根据权利要求的内容来确定其专利利保护范围，必要时用说明书和附图对其作出解释。与此同时，将其与起诉状中原告所认定的专利权保护范围进行比较，判断双方所认定的是否一致。不一致时，应当对两者的分岐作进一步分析，判断何者更为正确。如果对方的观点比较合理，则应当以对方所 62 确定的专利权保护范围为基础进行分析;相反，认为己方的观点正确，则应当以此作为答辩己方未构成侵权的突破口。 在根据权利要求书和说明书确定了发明或实用新型的专利权保护范围后，就应当着手分析己方的实施行为(即己方制造的产品或使用的方法)是否包含了独立权利要求的全部技术特征，以便由此确定己方的实施行为是否落入了独立权利要求的保护范围。一旦己方的实施行为包含独立权利要求的全部技术特征，则己方的实施行为就以相同方式落入了对方专利权的保护范围;如果未包含独立权利要求的全部技术特征，则要结合对方起诉状中论述的理由进一步分析独立权利要求中未被己方实施行为覆盖的技术特征是否以等同的方式体现在己方的实施行为中，即判断己方的实施行为是否以等同方式落入独立要利要求的保护范围。如果经过分析，认为己方的实施行为既未以相同方式、又未以等同方式包含了独立权利要求的全部技术特征，则在绝大部分情况就可认定己方的实施行为未构成侵犯对方专利权的行为。如果经过分析，认为己方的实施行为以相同方式或等同方式包含了独立权利要求的全部技术特征，则己方的实施行为就落入了独立权利要求的保护范围，此时还要进一步分析己方的实施行为是否还落入了从属权利要求的保护范围。作此考虑的目的是为了给后面有可能采用的侵权反诉(即无效宣告请求)策略确定所要达到的目标。 对发明和实用新型专利来说，如果起诉状中涉及间接侵权或共同侵权时，那么在认定己方的实施行为既未以相同方式又未以等同方式 63 落入专利权保护范围后，尚需进一步分析起诉状中的有关论述是否正确，以确定己方的实施行为是否以间接侵权方式落入了该专利权的保护范围。 对于外观设计专利来说，首先要根据外观设计的图片和照片参考其简要说明和起诉状中论述的理由确定其设计要点，在此基础上分析己方实施行为所涉及产品的外观设计是否落入该外观设计专利权的保护范围。 2. 判断对方专利权的稳固性 如果通过分析初步判断己方的实施行为落入了对方专利权的保护范围，就应当设法了解该专利申请日前现有技术状况，其主要目的是根据检索和调研结果判断该专利的稳定性，以便确定要否通过提出无效宣告请求而使己方摆脱侵权的不利处境。了解现有技术的另一个目的是以所找到的现有技术来提出已有技术抗辩。 对于发明与实用新型专利来说，可以委托国家知识产权局专利检索中心进行新颖性检索，也可以委托国家知识产权局专利局文献部进行机检，当然也可以自行对专利文献和非专利文献进行检索。对于外观设计专利来说，正如前面所指出的那样，可以委托国家知识产权局专利局或上海专利事务所进行检索。有关检索内容可参阅本节之一中相应部分的内容，这里不再作重复说明。 除此之外，还应当到国家知识产权局专利局初审部门查阅该专利在审查期间的档案，了解其原始专利申请文件、作过哪些修改，尤其是发明专利实质审查期间审查意见通知书中所引用的对比文件、该 64 通知书中所表达的审查员的观点以及对方在意见陈述书中陈述的意见。如果该专利已经历过无效宣告请求程序(包括专利法修改前的撤消程序)，则还应当查阅该无效程序(包括撤消程序)中的有关档案，了解合议组在无效宣告请求案中的观点以及对方所陈述的意见。到国家知识产权局专利局查阅档案的目的除了作为对现有技术了解的补充之外，还为侵权诉讼选用有利于己方的证据，尤其是适用禁止反悔原则的证据。 在找到与该专利相关或十分相关的现有技术后，就应当着手分析可否用这些现有技术宣告整个专利无效或宣告该专利部分无效;对于可宣告专利部分无效的情况，进一步分析己方实施行为是否还有可能落入被维持有效的专利权保护范围，为后面与委托人商讨侵权诉讼的策略作好准备。 已有技术抗辩是为了防止将发明或‎‎实用新型专利权保护范围以等同方式扩大到可被自由应用的现有技术范围。即在专利侵权诉讼中，被控侵权客体以等同方式落入权利要求的保护范围时，如果有证据能证明被控侵权客体与该专利申请目前公知的一项已有技术等同，则可以认定该被控侵权的客体不构成侵权行为。因此，当所找到的现有技术虽然不能使该专利宣告无效时，还可进一步分析己方的实施行为是否属于该项可自由应用的现有技术的范围，即己方实施行为分别与该项专利相比和与该项现有技术相比更接近该项现有技术，则此时可以以此为理由进行抗辩。 此外，在专利侵权诉讼中同样适用禁止反悔原则。如果在专利审 65 批、无效程序(包括专利法修改前的撤消程序)中，专利权人为确保其发明或实用新型专利具备新颖性和创造性或其外观设计与现有技术不相同和不相近似，通过书面声明或者修改文件的方式，对专利权保护范围作了限制性承诺或部分放弃了保护，并因此获得专利权或维持专利权有效，则在专利侵权诉讼中将禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容纳入该专利权保护范围。因此，查阅该专利的有关档案可能会找到有关禁止反悔原则的证据，从而为撰写答辩状争辩己方不侵权作了准备。 3. 分析是否存在抗辩的理由及准备相应证据 在上述工作基础上，被控侵权方的专利代理人就应当着手进行专利侵权抗辩的准备。对此，可分作几个方面来考虑。 在北京市高级人民法院“专利侵权判定若干问题的意见(试行)”中共给出了六类专利侵权抗辩。现对其归纳分为三大类。 (1)分析是否存在己方不侵权的抗辩理由。 如果己方的实施行为不是发生在原告专利权的保护期内，则可以以对方滥用专利权而认定己方不侵权。例如此时，专利权已经超过保护期限、专利权已被权利人放弃或者已被专利复审委员会宣告无效(包括专利法修改前的被专利局撤销)。对于专利权被宣告无效的情况，则由于专利权自始无效，因而肯定不构成侵权。但对另两种情况，该专利在其专利权未超过保护期的这段时间内或者在放弃之前仍然有效，因而如果己方的实施行为不仅仅发生在后一段专利权不再存在的期间，那么此时只能认定此后一段时间内的实施行为不 66 构成侵权，而不能以此为理由认定前一段时间的实施行为也不侵权。以此理由提出为侵权抗辩的，必须向法院提供反映该专利状态的有关证明材料，这通常可以到国家知识产权局专利局采用查阅专利簿的方式来获取。 由于侵犯专利权的诉讼时效为两年，因此若己方的实施行为发生在原告提出专利侵权诉讼之日起两年之前，则可以以诉讼时效抗辩作为己方不侵权的理由。需要说明的是，对于己方的连续实施行为，起始日在两年诉讼时效之前而终止之日是在两年诉讼时效之内，并不能认定不构成侵权，只是计算侵权赔偿数额时不计入发生在两年诉讼时效之前的实施行为。 可以作为不侵权抗辩的主要理由就是前面所指出的己方的实施行为未落入该专利权的保护范围。例如对发明和实用新型专利来说，主要说明己方的实施行为既未以相同方式又未以等同方式包含了该权利要求的全部技术特征，对于外观设计专利来说，主要说明己方所实施的产品的外观设计与该专利的外观设计既不相同、又不相近似。有关这方面将在本节之三中作进一步展开说明。其中在利用禁止反悔原则来否定侵权时应当提供反映原告在审批或无效程序中对专利权保护范围作了限制性承诺或部分放弃保护的有关证据。这些证据可通过向国家知识产权局专利局查阅该专利有关档案来获取。 此外，正如前面所指出的，在“专利侵权判定若干问题的意见(试行)”中已经明确:对于等同侵权可以用已有技术抗辩作为己方实施行为未构成侵犯对方专利权的理由，为此，需要向法院提供证实 67 存在一项申请日前已有的、与己方被控侵权客体等同的单独的技术方案或者存在着一些可简单组合成己方被控侵权客体的现有技术的证据。 除此之外，根据专利法第十一条的规定，如果己方的实施行为属于个人非经营目的的制造、使用行为，不构成侵犯专利权。因此，在这种情况下，可以用个人非经营目的的制造、使用行为作为己方不侵权抗辩的理由。 (2)分析是否存在为不视为侵权的抗辩 专利法第六十三条第一款规定了四种不视为侵犯专利权的情况，因而被控侵权方的实施行为属于此四种情况的，可以以此为理由提出不视为侵权的抗辩。 对于己方实施行为属于专利权人制造、尤其是经专利权人许可制造的专利产品售出后使用或者再销售该产品的行为，或者属于使用专利权人或经专利权人许可制造的设备实施方法专利的行为，则可以以专利权用尽原则作为不视为侵权的抗辩理由。在此时，应当提供己方的实施行为所涉及的产品或设备是从专利权人自身或从专利权人所许可的单位处购买来的证据。 对于己方实施行为是己方在该专利申请日前独立研究开发，且作好制造、使用的行为，则可以以先用权作为己方不视为侵权的抗辩理由。在这种情况需要提供三方面的证据:己方实施行为是己方独立研究完成或以合法手段取得的证据;己方实施行为在该专利申请日前已做好制造、使用的必要准备的证据;己方实施行为仅在该专利 68 申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围内继续制造、使用的证据。如果在专利申请日后扩大生产能力而超出原有范围的制造、使用行为，则只有原有范围部分可以享用先用权，超出部分仍构成侵犯专利权的行为。 如果己方实施行为属于临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的行为，则可以以临时过境作为己方不视为侵权的抗辩理由。在此，必须提供证明该国与我国签订协议、或共同参加的国际条约、或说明两国间有互惠原则的有关证据。在此需要强调的是，此临时过境的不视为侵权的抗辩只局限于该运输工具自身需要的使用，不包括在该运输工具中运送的产品。 如果己方的实施行为是以研究、验证、改进他人专利技术为目的的使用行为、且使用结果是对该专利技术产生新的技术成果，则可以以“专为科学研究和实验而使用”作为己方不视为侵权的抗辩理由。为此需提供证实己方实施行为是以研究他人专利技术为目的的使用行为的证据。需要说明的是，在科学研究和实验过程中使用他人专利技术、其目的不是改进他人专利技术、其结果与专利技术没有直接关系，则以此作为不视为侵权的抗辩理由不能成立。 (3)侵权免责抗辩 专利法第六十三条第二款规定，为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法 69 直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。按照此规定，己方实施行为属于上述情况的，可以以非故意行为作为侵权免责抗辩的理由。但此时必须向法院提供证实己方使用或销售的产品来源的证据以及证明己方确实不知道该行为属于专利侵权的证据。 “专利侵权判定若干问题的意见(试行)”中还规定了一种侵权免责抗辩的情况，即合同抗辩情况。如果己方的实施行为是通过技术转让合同从第三方处合法取得的，则可以以此作为己方侵权免责、至少是减少承担赔偿责任的抗辩理由。此时需向法院提交该技术转让合同作为证据，如果原告方当时未以该合同转让方为被告时，则还应当要求追加该合同的转让方为共同被告。 4. 与委托人商讨侵权诉讼中的应诉对策 经过上述分析后，被控侵权方的专利代理人应当与委托人一起商讨确定侵权诉讼中的对策。主要是确定要否采取无效反诉手段和/或与对方进行和解，以及相应如何进行答辩。 通过分析，如果认为己方的实施行为已落入对方专利权保护范围而又不存在可以作为不视为侵权抗辩理由，但对方专利权很不稳固的情况下，可以立即向专利复审委员会提出无效宣告请求，以图通过宣告该专利权无效或部分无效而使己方实施行为未构成侵权。 需要说明的是，以无效宣告请求作为侵权反诉时，并不一定要以宣告专利权全部无效为目的。例如，对发明或实用新型专利，通过上述分析后得知己方的实施行为虽然落入独立权利要求保护范围，但 70 明显未落入其优选从属权利要求保护范围，此时若找到有力的证据能否定独立要利要求的新颖性或创造性，则可以重点请求宣告该独立权利要求无效，因为这样已能达到摆脱侵权的目的，甚至在个别情况，例如对方以多余指定认定己方实施行为落入其专利保护范围，即使通过无效宣告请求未能宣告该独立权利要求无效，但根据所提供的对比文件或现有技术，使该专利的发明点转移到己方实施行为未包含的技术特征(即多余指定的技术特征)，同样也达到了使己方实施行为未构成侵权的目的。 一旦确定要提出无效宣告请求，就应当尽快准备好相应的证据，在答辩起诉状前向专利复审委员会提出无效宣告请求，并取得无效宣告请求受理通知书，以便能够在向法院提交答辩状的同时提出中止侵权诉讼案审理的请求。这一点十分重要，因为在此之后提出的中止请求，法院通常将不中止审理。为了确保在提交答辩期限内能得到受理通知书，应当到专利复审委员会面交该无效宣告请求书，附具法院的侵权诉讼受理通知书复印件，并同时向国家知识产权局专利局当面缴纳无效宣告请求费，这样就可以在当天或第二个工作日从专利复审委员会得到无效宣告请求受理通知书。 此外，一旦确定提出无效宣告请求，就应当尽快着手证据的准备。对于除出版物以外的公知公用证据，就应当检查是否构成完整的证据链，若还未形成完整的证据链应当给予补充。如果对所提供的证据没有足够的把握，应当尽快寻找其他更相关的证据。如果这些证据在答辩状期限届满前尚未准备齐全，则可以以一部分证据先提出 71 无效宣告请求，然后在自提出无效宣告请求之日起一个月内补交有关证据，尤其是证明其他事实的新证据。对于证明其他事实的新证据，若在一个月后提交，将不会被专利复审委员会采用。 通过分析，如果认为己方的实施行为已落入对方专利权保护范围而又不存在可以作为不视为侵权的抗辩理由，且对方专利权比较稳固的情况，应当与委托人商量要否与对方寻求和解，和解的方式可根据不同的案情而定，例如对方自身缺乏实施能力或者对方的产品尚不能满足市场需求时可以争取以签订专利许可合同方式谋求和解，这往往是对被控侵权方比较有利的一种方式。此外也可采用支付一定赔偿费用加签订专利合同的方式、或者支付一定赔偿费用加不再继续实施的方式。 当然在前面所指出反诉无效的情况下也可谋求和解，例如在双方都认为不太有把握的情况下可以以互相撤诉(即对方撤销侵权诉讼、己方撤销无效宣告请求)方式达成和解、或者以互相撤诉并签订专利许可合同方式达成和解。 通过分析，若认定己方以不侵权抗辩或以不视为侵权抗辩理由比较充分，则应当将主要精力花费在起诉状的答辩上，以争取侵权诉讼审理作出对己方有利的判决。当然，即使在这种情况下，通过分析还认为对方专利权并不稳固，也可同时提出无效宣告请求来加大己方取胜的把握。如果对方在提出侵权诉讼前向己方发出书面警告而又通过分析可认定己方未侵权时，最好仍与对方主动接触，说明未构成侵权理由，说服对方不要向法院提出侵权诉讼，以免双方为此花 72 费不少精力与财力而一无所获，甚至被第三方从中渔利。此时若对侵权书面警告不加理睬，会使专利权人不满向法院提出侵权诉讼，这对双方均不利。同理，即使在这种情况下对方已提出侵权诉讼、己方提出无效宣告请求时，双方也可以以互相撤诉方式谋求和解。 事实上，通过分析的结果，并不一定都象前面所述那样具有比较明确的结论，而有可能处于一种中间状态，因此在确定侵权诉对策时要作好多种准备，以便根据案情进展情况随时调整侵权诉讼中的应对策略。 5. 答辩状的准备与提交 在与委托人商讨了侵权诉讼的应诉对策后，就应当立即着手答辩状的撰写。在答辩状中应当将所有的证据、分析和理由论述清楚，以说服法院的法官能支持己方的观点。即使己方认定能将对方专利权无效或者准备与对方和解的情况，仍应重视答辩状的撰写。对于前者，为防止万一己方判断失误而该专利未被无效或者法院认定不应当中止审理时，由于己方答辩状论述不力导致作出不利于己方的判决。对于后者，一方面因为论述有力有可能促成对方与己方达成对己方比较有利的和解方式，另一方面也为防止和解不成而由于己方答辩状论述不力导致作出不利于己方的判决。 需要说明的是，答辩状的答复期限较短，一般只有十五天，而在准备答辩时需考虑的问题很多，因此答辩时应抓住重点，而次要的问题可以在答辩之后继续准备，在庭审时再作出答辩。 答辩状通常也包括三方面的内容:诉讼当事人的自然情况，答辩主 73 体部分和答辩状的结尾部分。在诉讼当事人的自然情况部分中，首先写明答辩人(即被告)的单位、住所地、法定代表人，以及在委托律师或专利代理人办理诉讼有关事务时写明其有关情况;然后写明原告的单位、住所地、法定代表人及相应的律师或专利代理人有关情况;如果有第三人，还要写明第三人的单位、住所地和法定代表人。如果诉讼当事人是自然人，要写明其姓名、性别、年龄、职业和住所地。 答辩状的主体通常应针对起诉状的指控，从事实和理由上作出针对性的答辩。 但是，如果有正当理由认为受诉法院没有管辖权，则可以先不进行实质答辩，而就管辖问题提出异议。异议成立，就可为侵权诉讼争取到相对较好的司法环境。如果异议不成立，再作实质答辩。 在实质答辩中，如果原告主体资格不符合专利法规定，或者该专利权不处于有效期间，或者该诉讼请求提出已超出诉讼时效，这部分应当重点结合证据针对这些理由作出抗辩。 当原告主体资格和专利权有效性不存在问题时，则答辩状的主体应当以权利要求书为基础结合说明书(对于发明或实用新型专利)或者外观设计图片或照片为基础结合简要说明(对外观设计专利)阐明该专利权保护范围，必要时按禁止反悔原则结合原告在专利审查过程和无效宣告程序中的意见陈述或修改对其专利权保护范围加以限定，在此基础上分析己方的实施行为未落入该专利权保护范围，以此作为不侵权的抗辩理由。在利用已有技术对等同侵权进行抗辩 74 时，必须结合证明该申请日前已有技术存在的证据进行分析。 当然，己方的实施行属于个人非生产经营目的的制造和使用时，则可以以专利法第十一条第一款为根据结合证据进行分析说明，作出不侵权抗辩。 此外，如果存在权利用尽、先用权、临时过境、专为科学研究和实验而使用的情况，则应当在提供证据的基础上分析说明己方实施行为属于专利法第六十三条第一款规定的不视为侵权的行为。 在上述抗辩理由不能成立情况下，若己方实施行为属于专利法第六十三条第二款规定的非故意行为以及存在合同抗辩的情况下可以结合证据具体论述不承担侵权责任或者减少侵权责任的抗辩理由。 最后，在这部分也可对原告提出侵权赔偿金额要求作出答辩，但是如果这部分在撰写答辩状时来不及准备的话，可以留在庭审时再进行答辩。 对于答辩状的结尾部分，根据上述分析作出己方实施行为未构成侵权、不视为侵权或者不应承担侵权责任的结论，并由此请求法院驳回原告的诉讼请求。 同样，在撰写答辩状时，应当同时准备好答辩状中所提到的证据以及一份证据清单。其要求与起诉状中的证据和证据清单相同。 三 在专利侵权诉讼期间双方专利代理人的工作 在原告方提交起诉状和被告方提交答辩状之后，该侵权诉讼过程通常会经历证据交换、庭审等过程，直到法院最后作出判决。现对在 75 此期间双方专利代理人的工作加以说明。 1. 双方对证据交换应进行的工作 法院在收到原告起诉状后，就会将原告的起诉状及所附的证据复印件转送给被告，要求被告在指定期限内(通常为十五天)作出答复，即提交答辩状，并要求原、被告在指定期限内(通常为一个月)到法院进行证据交换或要求原、被告在指定期限内(通常为一个月)向法院补交在提交起诉状、答辩状时尚未交齐的证据。 此时，双方专利代理人通常应当在法院所指定的期限内将证据准备齐全，按照法院的要求或者到法院进行证据交换或者寄交(以邮戳日为准)给法院。如果出于正当理由，如原告收到被告答辩状及其所附证据后尚需要一段时间准备针对被告答辩状所论述理由和所附证据的的补充证据、被告所提的已有技术抗辩证据涉及国外出版物需要到所在国办理公证证明，则可以提出推迟证据交换或推迟提交证据的请求，经法院同意后在推迟期限届满时完成此项工作。 按照我国民事诉讼法的有关规定，我国实行谁主张谁举证的举证原则，因此在侵权诉讼中主张被告侵权的原告应当首先负有举证责任。但是随着侵权诉讼中双方的争论会发生举证责任的转移，或者属于专利法第五十七条第二款所规定的举证责任倒置情况，则侵权诉讼的被告在一些场合也负有举证责任。对于前者，被告若提出已有技术抗辩，就应当由被告提供证实该已有技术存在并反映该已有技术具体内容的证据;被告主张适用禁止反悔原则就应当提供证实原告曾作过限制其专利保护范围声明和反映其具体限制内容的证 76 据;主张先用权就应当提供证实被告在申请日前已经独立地完成设计、并已制造相同产品或者使用相同方法或者已做好制造或使用必要准备的证据。对于后者，在涉及新产品制造方法的专利诉讼中，在原告已提交被告已生产出该产品的证据后，被告应当就其生产新产品的方法进行举证，若不能举证就推定被告使用了该专利的新产品制造方法。因此对于被告方的专利代理人决不能认为对方主张己方侵权，则侵权诉讼的举证责任全在对方;应当在准备答辩状的同时积极准备证据，在法院指定的期限内准备好证据。 双方对于因客观原因不能收集的证据，则可以在证据交换时或在补交证据时申请人民法院调查收集此证据。 对于所交换或提交的证据，双方除了提供证据外，应当编制证据目录清单，并针对所提交证据作出说明以支持己方提出的主张。 双方在法院进行证据交换时，要认真仔细地阅读对方的证据。对于对方证据中存在不清楚之处而需要进一步了解时最好在当场提出来，以便能准确地作出针对性的争辩。此外，在交换证据时千万不要轻易就对方陈述的事实明确表示承认，因为表示明确承认后就免除了对方的举证责任。 双方在法院交换证据后，或者法院转来对方所补交的证据之后，需针对这些新证据提供反证或者论述不同意见的，应尽快提交给法院。 2. 双方专利代理人庭审前后应当进行的工作 通常，法院在双方进行证据交换后不久将开庭审理该侵权诉讼案，因此双方专利代理人应当立即着手庭审的准备工作。 77 首先，双方专利代理人应当十分仔细地阅读对方的起诉状或答辩状，结合对方所提供的证据和陈述的意见分析研究案情，有针对性准备庭审的代理词以及法庭辩论的提纲。在准备代理词和法庭辩论提纲时重点放在双方争论的焦点上，从证据、法律规定和法理上作出有利于己方观点的论述，确立有利于己方的庭审策略。但是，作上述准备时不能只站在对己方有利的角度去考虑，还应当考虑对方针对己方的陈述可能会提出什么样的反驳意见，作好多种准备，从而在开庭时可随着庭审情况的变化作出应答。 下面对双方专利代理人在准备法庭辩论时可据理争辩的几个方面问题作一简单介绍，当然这些争辩的观点在双方准备起诉状或答辩状时也可采用。 (1)有关“相同侵权”的争辩 首先双方可针对被控侵权客体是否包含了该专利权利要求的全部必要技术特征进行争辩。专利权人一方若认定对方以相同方式侵犯己方专利权时，就应当具体地指出权利要求中的全部技术特征均体现在对方被控侵权的客体中，即使有些特征看上去有区别，也只是采用技术名词的表达方式不同，实质完全一样。相反，被控侵权一方应强调己方的实施方式中并未采用权利要求中的一个或几个必要技术特征，因而未构成相同侵权。 通常，当被控侵权的客体中体现了权利要求的全部必要技术特征之外还包含有增加的技术特征时就构成了相同侵权。专利权人一方就可以从该被控侵权客体包含有权利要求全部必要技术特征这一点认 78 定其落入本专利的保护范围。即使被控侵权的客体本身也是一项申请日更晚的专利，仍可强调对方的专利是在己方专利的基础上增加技术特征后成为本专利的改进实施，这仍然利用了本专利的技术方案，因而属于相同侵权。 但是，对于被控侵权客体与权利要求相比增加技术特征的情况中，还存在一个例外，如果由说明书和/或权利要求的文字记载能明确将增加该技术特征的技术方案排除到该专利保护范围之外时(即美国所述的反等同原则情况)，被控侵权一方就可以争辩此时未构成相同侵权，例如，在化学领域中权利要求为用封闭方式表达的组合物，如合金，就属于这种情况，在合金中增加新的元素就未落入该专利权的保护范围。为帮助理解，再举一个说明书文字记载明显排除所增加的技术特征情况。该专利权利要求所要保护的是一种折叠式推拉窗，每扇窗包括两个窗扇，每个窗扇由多个玻璃窗页以及连接窗页的合页构成，窗页可沿着窗框的滑槽滑动而折叠或展开。被控侵权客体包括左、右两个折叠式推拉窗扇，每个窗扇由多个将玻璃镶嵌在窗页框中的窗页和连接窗页的合页构成。显然，该被控侵权客体包含了该权利要求的全部必要技术特征，它与该权利要求所表述的技术方案相比只增加了一个技术特征，该玻璃窗页是将玻璃镶嵌在窗页框中。由于在该专利说明书中明确写明它是针对现有技术中木框易腐烂、钢窗页框重量大的缺陷而作出的改进，将合页直接装在窗页玻璃上而省掉窗页框，在这种情况被控侵权一方在争辩时就可强调包含有窗页框的被控侵权客体是该专利说明书中明确指 79 出应当排除的内容，因而未构成相同侵权。 对于实用新型专利来说，由于未经过实质审查，因而授权的独立权利要求有可能未包含解决该实用新型技术问题的全部必要技术特征。在这种情况下，若被控侵权的客体包含了独立权利要求中的全部技术特征，但未包含那些应当记载在独立权利要求而仅仅记载在从属权利要求或说明书中的必要技术特征时，被控侵权方的专利代理人就可在争辩中强调这一点，并仔细分析为什么这些技术特征对本实用新型专利来说是必要的技术特征，而被控侵权的客体中未采用这些技术特征，因而未利用本实用新型的构思，不应该判为侵权，更不应该判为相同侵权。但是，在这种情况下应当在答辩起诉状前以该专利不符合专利法实施细则第二十一条第二款的规定为理由向专利复审委员会提出无效宣告请求。 (2)有关等同侵权的争辩 实际上，在专利侵权诉讼中，完全仿造专利权人的专利产品不多，绝大部分侵权行为属于等同侵权，因而是否构成等同侵权往往是双方专利代理人争辩的重点。 等同侵权争辩的核心是被控侵权客体中采用的替代手段与权利要求中被替代的技术特征是否等同。专利权人一方应当通过分析详细说明该替代手段能达到或基本上能达到权利要求中被替代特征对解决发明或实用新型技术问题所起的作用，而且对于该领域普通技术人员来说能明显得知这种替代是以基本相同的方式来实现基本相同的功能，并达到基本相同的效果，故被控侵权的客体以等同方式侵犯 80 了专利权。而被控侵权一方应该指出此替代手段对解决发明和实用新型的技术手段来说不能达到被替代手段所起的作用;或者强调被控侵权客体采用的技术特征在功能、效果上明显优于专利独立权利要求中对应的必要技术特征，且本领域的技术人员认为这种变化具有实质性改进而非显而易见;或者强调对本领域技术人员来说两者以不同的方式解决发明或实用新型的技术问题，因而被控侵权客体并未利用本专利的技术方案，未构成侵权。 对于被控侵权客体与权利要求相比省略一个技术特征的情况，双方代理人可就该省略的技术特征是否为本专利解决技术问题的必要技术特征、是否为该专利的故意变劣实施进行争辩。专利权人一方可以从两个角度进行争辩，其一是在解释专利独立权利要求和确定专利保护范围时，结合在说明书中对该省略技术特征功能和作用的说明指出不包含该技术特征的技术方案基本上仍能解决本发明或实用新型的技术问题，因而这些技术特征属于明显的附加技术特征，即属于可采用多余指定原则解释的情况。其二，可强调被控侵权方企图以故意省略权利要求中的技术特征来逃避侵权，虽然缺少这些技术特征会导致其丧失一部分功能，但这部分的功能并不是本实用新型和发明所要解决的技术问题，因此这属于侵权方的故意变劣实施，仍应判作等同侵权。例如，在“脚手架圆杆矫直机”侵权纠纷案中，该权利要求所保护的矫直机包括矫直轧辊组、除锈轧辊组、环形旋转清刷器、涂油漆装置以及位于该矫直机两端的输入、输出导向轮。被控侵权客体除了没有矫直机两端的输入、输出导向轮外， 81 包含了权利要求1中的全部技术特征。在该案中，专利权人一方应首先分析输入、输出导向轮对于本实用新型要解决的技术问题(在一台机器中同时完成矫直、除锈、清洗、涂漆多种功能)来说是非必要技术特征，尤其是被控侵权方省略该技术特征是为逃避侵权采取的故意变劣实施，实质上仍利用了本实用新型的构思，因此仍属于等同侵权。 面对专利权人一方提出的“多余指定原则”或“故意变劣”实施，被控侵权一方应当强调在被控侵权的客体上未采用的技术特征对本发明或实用新型所解决的技术问题来说是必要技术特征，被控侵权客体由于未包含这些技术特征，根本不能解决该专利所要解决的技术问题，因此其未采用该专利的构思，未落入该专利权保护范围。例如，在“钢筋焊接机”这件专利侵权诉讼案中，被指控侵权的钢筋焊接机与权利要求的技术方案相比，其加热器部件采用了现有技术中的单层喷口，未包含权利要求中“喷口为双层”这个技术特征，而说明书中又明确写明双层喷口加热器对解决本实用新型技术问题起决定性的作用。此时，被控侵权一方在答辩中应当借助说明书中的文字记载说明双层喷口加热器是该专利技术方案的必要技术特征，己方生产的钢筋焊接机中的加热器未采用双层喷口，未包含该实用新型专利独立权利要求的全部必要技术特征，且省略了双层喷口这个技术特征的技术方案根本不能解决本专利的技术问题，因而谈不上是本专利的变劣实施，由此可知，多余指定原则和故意变劣实施原则对本案不适用，己方生产的钢筋焊接机未构成等同侵权。 82 对于专利权人一方在起诉状中认定等同侵权时，在一些特定情况下，被控侵权一方可以按照禁止反悔原则指出专利权人不得以等同方式将专利权保护范围扩大到其在审批、无效(包括专利法修改前的撤销)程序中为取得专利权和体现出其相对于现有技术具有新颖性和创造性而承诺放弃的内容，从而说明己方实施行为未落入专利权保护范围。例如一项专利独立权利要求中限定两部件彼此邻接，专利权人在无效程序中为体现出其与现有技术的区别，强调该权利要求中的两部件彼此邻接就是指说明书实施方式中给出的彼此隔开一段小的距离而未彼此接触时，被控侵权一方就可利用“禁止反悔原则”，强调不得以等同方式将专利权保护范围扩大到在无效程序中所放弃的内容，即不能将彼此相邻接解释成彼此相接触，而是指两部件彼此间隔开一段小的距离的情况，由于己方实施行为中采用的是彼此相接触的结构，因而未构成等同侵权。 对于专利权人一方在起诉状中认定等同侵权时，若被控侵权方找到的该专利申请日的现有技术比该专利更接近己方被控侵权客体时，则被控侵权一方可采用已有技术(即自由现有技术)抗辩原则。被控侵权方的专利代理人应当向法院提交该项现有技术，并且通过对比分析，指出己方实施行为与对方专利相比更接近该专利申请日或优先权日前的现有技术，因而属于该专利申请日前的现有技术。由于等同原则不得将专利权保护范围扩大到该专利申请日的公知技术，所以己方实施行为未构成专利侵权。 (3)有关间接侵权的争辩 83 对于间接侵权，双方可就本节之一中所指出的构成间接侵权的三个条件进行争辩。 被控侵权一方的专利代理人为证明己方未构成间接侵权，可以强调己方向第三者提供的中间产品是成批上市的通用产品，并非实施该专利的专用产品;也可以强调己方主观上没有诱导他人直接侵权的故意。相反，专利权人一方的专利代理人应当通过举证说明被指控侵权一方故意怂恿唆使第三者实施该专利;或者强调在该专利公开日(甚至在申请日)前的现有技术中并未出现过这类产品，因而被指控侵权方向第三者提供的产品是该专利的专用产品。例如，一项专利要求保护一种植物幼苗培育方法，其利用了一种市场上可购买到的、开有成排切口的塑料覆膜。如果被控侵权方在制造和销售这种塑料覆膜时附有产品使用说明书，指出如何用此塑料覆膜按照该专利方法来培育植物幼苗，则专利权人一方就可以此产品使用说明书为证据说明对方有怂恿、唆使他人实施该专利的故意，构成了间接侵权。相反，如果被控侵权一方在制造和销售此通用的带切口塑料覆膜时并未给出使用该塑料覆膜培育植物幼苗的任何启示，则可强调这类产品是该专利申请日前已有的通用产品，且己方在销售时并未怂恿和唆使他人实施该专利，因而未构成间接侵权。 对于间接侵权，被控侵权一方还可以强调间接侵权行为应当伴随着直接侵权发生，由于没有利用己方的产品来实施该专利的直接侵权行为，因而未构成间接侵权行为。需要说明的是，虽然间接侵权行为通常伴随着直接侵权行为发生，但也存在一些可以直接追究间接 84 侵权行为的情况，如对方故意诱导、唆使的行为发生或可能发生在境外，或者属于专利法第六十三条规定的不视为侵权专利权的行为，或者属于个人非营利目的的制造、使用专利的行为。因此专利权人一方可以强调对方故意诱导、唆使的行为属于上述三种情况之一，从而认定对方的行为仍然构成了间接侵权。例如，在太原重机厂诉太原电子系统工程公司和阳泉煤矿电子设备二厂侵犯该厂磁镜式直流电弧炉专利一案中，该两侵权单位制造和向台商销售了该电弧炉的专用关键部件磁镜线圈，由于台商未在中国大陆实施了该专利，而仅在台湾实施，因而无法追究该台商的直接侵权责任，此时专利权人一方的专利代理人则可按照“专利侵权判定若干问题的意见(试行)”第80条的规定，指出对方向台商提供的中间产品磁镜线圈是本专利专用的关键部件，虽然被控侵权方故意怂恿和唆使的直接侵权行为发生或可能发生在境外，其向台商提供磁镜线圈的行为仍然构成了对本专利的间接侵权。 (4)有关外观设计专利侵权的争辩 对于外观设计专利侵权，双方争辩的重点是被控侵权产品的外观设计与外观设计专利图片或照片表示出的外观设计是否相同或相近似。 由于在判断被控侵权产品的外观设计与外观设计专利是否相同或相近似是从整体上进行分析比较的，因此当两者的一部分要素不相同和不相近似，而从整体上看是相近似时，专利权人一方应当强调两者在整体上是相近似的。例如，在冰糖雪耳燕窝饮料罐一案中，两者形状相同，主视图的表面图案都采用竖式布局，中间部位有一竖 85 立的长方形用来表现主产品的名称文字图形，其右下角都有一燕子图案，在整个饮料罐侧壁下方都设计有一圈云纹，因此两者构图是相同的。但是，两者的燕子纹样不一样，云纹的纹样也不一样。对于这种情况，专利权人一方在争辩时首先可具体分析比较两者的图案，通过分析比较说明两者的形状相同，图案的构图相同，而仅仅采用的具体纹样有所不同，从外观设计整体视觉上看，主要部分相同，差异部分为细小的局部，普通消费者通常难以分辩，因此应当认为两者的外观设计相近似，构成了侵权。 相反，如果两者各部件的形状相同或相近似，而从整体视觉来看不相同和不相近似时，被控侵权方在答辩时应当强调两者在整体上不相近似。例如，有一件茶几的外观设计专利，该茶几支架是由两个长圆框和两个稍短的长圆框形管材组装而成，借助橡胶吸盘将上、下两层几面固定在茶几支架上，两层茶几几面均为长方形，但上层几面明显大于几架，大于下层几面;而被控侵权方生产的茶几也由两个长圆框和两个稍短的长圆框形管材构成，其支架上、下两层几面也是长方形，但其形状、大小相等，镶在支架内。尽管这两个茶几的各部件形状均相似，但被控侵权方在争辩时应当强调其整体上不相似，因为从整体来看两者存在着明显的区别。专利产品中上层几面明显大于支架、大于下层几面，而被控侵权产品上、下几面相等，对普通消费者而言两者在外观上不会造成混淆，属于不相同和不相似的外观设计，因此未构成侵权。 此外，在比较被控侵权客体与外观设计专利两者是否相近似时不考 86 虑产品尺寸的大小，但要考虑产品各部分之间的比例关系。因此，如果被控侵权的产品与一项外观设计专利产品相比，仅仅尺寸不一样，但基本上成比例放大或缩小，则专利权人一方在争辩时应当重点指出产品的大小不得作为两者不相同和不相近似的依据，仅仅产品大小不一样并不能摆脱侵权的命运，因为对普通消费者来说，它们在产品外观上仍然会造成视觉上的混淆。相反，当被控侵权产品与一项各观设计专利产品由基本相同的几个部分组成，而这几个部分的尺寸比例不一样而造成对该两外观设计在视觉上存在明显差别，例如被控侵权产品的某一图案在整体中所占比例与外观设计专利产品明显不一样，被控侵权方就可以强调两者尺寸比例不一样会对消费者产生明显的视觉差别，因而两者既不相同又不相近似，故未构成侵权。 对于包含有色彩要素的外观设计专利来说，色彩属于外观设计的一部分。因此，当被控侵权一方生产的产品与一项外观设计专利形状、图案相同或相近似、而色彩明显不一样时，被控侵权方在争辩时应当强调两者色彩不一样，对消费者来说造成明显的差别，因而不会混淆，故未构成侵权。相反，如果一项外观设计专利在简要说明中只强调两部分色彩形成强烈反差，而未指定具体色彩，在被控侵权客体中两部分色彩同样形成反差，但具有与外观设计专利中不同的具体颜色时，专利权人一方应当根据简要说明强调本外观设计的设计要点为两部分在色彩上形成强烈反差，而未指定具体色彩，所以被控侵权方的产品仍然体现了外观设计专利的色彩要求，构成 87 了侵权。 由于产品的材料、内部构造和性能不得作为被控侵权客体与外观设计专利两者不相同和不相近似的依据，因此在被控侵权方产品的外观设计与外观设计专利在形状、图案和色彩上相同或相近似时，两者仅仅在材料或其内部结构有区别，或者其性能不完全相同时，专利权人一方应当指出判断外观设计专利侵权时不考虑产品的材料、内部结构及其性能的区别，只要其形状、图案、色彩相同或相近似，就构成了侵权。 在外观设计侵权争辩时，前面所提到的禁止反悔原则、已有技术抗辩、和间接侵权的内容同样也适用。例如，如果专利权人一方在无效宣告请求审查程序中所强调的外观设计要点中的部分内容未反映在被控侵权客体中，则被控侵权方就可利用禁止反悔原则，说明己方的产品中并未包含专利权人在无效宣告请求程序中所说明的外观设计要点的全部内容，因而两者不相近似，未构成侵权。 (5)有关程序或其它方面可争辩的问题 除了前面所述被控侵权客体是否落入专利权的保护范围之外，双方专利代理人还可就下述几个问题进行争辩。 对于两年诉讼时效，被控侵权方可以以己方实施侵权行为的终了之日距起诉日已经超过两年的事实提出诉讼时效抗辩，或者指出被指控侵权行为只应当推算到起诉日前两年，侵权损害赔偿数额不应当再向前推算。而专利权人一方可以通过证据说明存在诉讼时效中止(如由于不可抗力或其他障碍而无法行使请求权的)或诉讼时效中 88 断(如被控侵权一方接到侵权警告后表示愿意和解但后来协商破裂)的情况以说明提出侵权诉讼时未超过两年诉讼时效。此外，还可以通过举证(如侵权行为发生的时间己方一直在国外)以说明其“应当得知”侵权行为的时间应后推以说明提出侵权诉讼未超过时效或侵权损害赔偿金额应当更往前推算。 在被控侵权一方提出先用权后，双方专利代理人对先用权的争辩主要包括两个方面内容:是否满足享有先用权的条件和该先用权的规模。对于前者，主要争辩制造和使用的行为是否发生在专利权人取得的专利权的专利申请日之前;制造或使用的技术是被控侵权方自己独立完成的还是抄袭、窃取专利权人的;被控侵权方在该专利申请日之前是否已经作好了制造或者使用的准备。对于后者主要争辩享有先用权的制造或使用行为在该专利申请日前达到的规模和范围，尤其是以“已经作好制造的必要准备”推断其所能达到的生产能力和规模。 当被控侵权方提及专利权用尽原则时，双方专利代理人主要可以就被控侵权方使用、许诺销售或销售的产品是否经专利权人许可而制造、进行的专利产品。 当被控侵权方请求不承担赔偿责任时双方专利代理人主要可以就被控侵权方在使用或销售他人产品时究竟是否知道该产品是未经专利人许可而制造、进口的专利产品。 以上对双方专利代理人在准备法庭辩论时可据理争辩的几个方面问题作了介绍，下面对庭审前后的其他需要注意的问题作一简单说明。 89 庭审前，除了准备庭审代理词和辩论提纲外，如果有和解愿望的，也可在此期间进行初步接触，商讨和解条件，以便利用庭审的机会双方就和解问题作进一步磋商。 在庭审时，双方专利代理人不仅要将经过精心准备的代理词和辩论提纲中所涉及的内容向法官论述清楚，还应当十分注意听取对方在庭审时陈述和辩论的意见，一方面针对这些意见不断调整己方所准备的辩论内容，使己方的陈述更有说服力，另一方面及时从对方的陈述中找出漏洞，从而使对方处于被动的不利处境。 在庭审结束时，双方专利代理人可根据庭审的情况决定是否将事先准备好的代理词提交给法庭。如果庭审的情况与己方准备的情况差别不大，就可以在庭审结束时将代理词提交给法庭。如果相差较大，可以在庭审后进行修改、补充完善后再提交给法庭。通常法庭根据庭审情况很快作出判决，因此上述补充、完善工作应当尽早完成。此外，在庭审结束时法庭也可能对双方当事人或其中一方当事人提出要求，则有关方当事人的专利代理人就应当在法院所要求的期限内给予完成。如果不按要求完成，法院所作出的判决将可能会增加对己方不利的比重。 如果庭审结束时，双方有和解的愿望，应当将此意向告诉法院，这样法院要等到此给定的和解期限届满后才会作出判决。 3. 双方专利代理人在法院作出判决后应当进行的工作 双方专利代理人在收到法院判决后应当尽早与委托人一起对判决作出分析。在此分析中主要考虑两个方面的问题:判决的结论是否对 90 己方有利，判决的理由是否充分和判决内容是否正确，在此基础上与委托人确定要否提出上诉。通常只有经分析认为判决的结论对己方不利、判决的理由或判决的内容不完全正确、且有可能通过上诉朝着有利于己方的方向转化时才提出上诉。目前不少当事人有一种错误的观点，只要判决对己方不利，不论判决理由和内容是否正确均提出上诉，这样做是不妥的。因为只要判决的理由和内容正确，上诉后并不会导致结论的改变，而上诉又会牵涉双方当事人不少的精力，通常是得不偿失的。至于结论对己方有利、而判决理由和内容不完全正确时，就要让委托人作好对方有可能提出上诉的思想准备。 与己方委托人分析、商讨后决定要上诉的，就应当立即着手上诉状的准备，一定要在判决书送达之日起十五日(涉外当事人可宽限到三十日)内向上级人民法院提出上诉。如果在此期限内未提出上诉，则此一审判决就生效。 91