OA答复原则及策略

国家知识产权局中华全国专利代理人协会审查意见通知书的答复*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**审查意见通知书的理解与转达答复审查意见通知书的原则与策略第一节第二节*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**第一节审查意见通知书的理解与转达通知书组成通知书表格通知书正文*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**普通国家申请OA1通知书的表格*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**普通国家申请OA1通知书正文*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**1.阅读和理解审查意见通知书国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**1.阅读和理解审查意见通知书 核实审查文本是否为所期望的文本 若发现审查意见未针对其所期望的文本进行审查，又未给出任何理由，则进一步核实是否是因为审查员的工作失误导致的审查文本认定有误。 若存在审查文本认定有误，可以采用如下方式进行处理：*1、审查依据的文本通常在审查意见通知书表格中体现。如果文本组成比较复杂，有时在审查意见通知书正文中还会述及。2、1）依据请求原则，审查员通常会依据申请人递交的最后一个文本进行审查。2）如果审查员发现申请人所期望作为审查基础的文本的提交时机不符合专利法 实施细则 工程地质勘察监理实施细则公司办公室6S管理实施细则国家GSP实施细则房屋建筑工程监理实施细则大体积混凝土实施细则 第51条的相关规定，则会依据之前提交的符合上述规定的最后文本进行审查，并会在审查意见通知书正文中说明理由。3）如果申请人发现审查员没有针对其所期望的文本进行审查，又没有给出任何理由，则需要进一步核实是否是因为审查员的工作失误导致的审查文本认定有误。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**1.阅读和理解审查意见通知书未对答复造成实质上的困难对答复造成实质上的困难*1、审查依据的文本通常在审查意见通知书表格中体现。如果文本组成比较复杂，有时在审查意见通知书正文中还会述及。2、1）依据请求原则，审查员通常会依据申请人递交的最后一个文本进行审查。2）如果审查员发现申请人所期望作为审查基础的文本的提交时机不符合专利法实施细则第51条的相关规定，则会依据之前提交的符合上述规定的最后文本进行审查，并会在审查意见通知书正文中说明理由。3）如果申请人发现审查员没有针对其所期望的文本进行审查，又没有给出任何理由，则需要进一步核实是否是因为审查员的工作失误导致的审查文本认定有误。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**有授权前景的倾向性意见无授权前景的倾向性意见授权前景不确定的意见1.阅读和理解审查意见通知书*1）审查意见通知书表格中一个很重要的内容是审查员对该申请案的倾向性意见，其实际上体现了审查员经过实质审查后对该申请的总体评价，在某种程度上反映了该申请以后的走向，但并不代表申请的最终走向。倾向性意见在通知书表格的第二页中间部分，该结论与审查意见通知书正文部分的内容相对应，因为结论性的意见也往往在通知书正文的结尾部分体现出来。2）倾向性意见可以分为三大类。第一类是肯定性结论意见，这是指审查意见通知书通篇没有引用实施细则第53条规定的任何一款可驳回的条款，也没有进行任何假设性评述涉及到可驳回的理由。其对应着表格中倾向性意见中的第一栏“申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改”。第二类是否定性结论意见，这是指审查意见通知书针对全部权利要求都用实施细则第53条规定的可驳回条款进行了评述；审查意见结尾部分往往会出现“说明书也没有任何可以授权的实质内容”、“不具备授权前景”等语句。其对应着表格中倾向性意见中的第三栏“专利申请中没有可被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或陈述的理由不充分，本申请将被驳回”。第三类是不定性结论意见，即，除了上述两种情形之外的情形。其对应表格中倾向性意见中的第二栏“申请人应当在意见陈述书中论述其专利可被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出不符合规定之处进行修改，否则不能被授予专利权”。注意，对于审查意见通知书中仅针对部分权利要求指出实质性缺陷的，倾向性审查意见可能会是以上指出的第一类结论意见，也可能会是第三类结论意见，目前专利局并无严格的要求。3）【实务中，代理人可以根据审查意见通知书中的表格结论栏和正文结尾语段的内容，对收到的审查意见通知书按照上述三类进行粗分，然后再按照工作安排、轻重缓急等因素安排案件的处理顺序。】4）针对不同的倾向性意见，侧重的答复方式会不同。对于第一类情形以及第三类情形中某些涉及非驳回条款的意见答复，涉及“如何更好地被授权”的问题；除非另有合理考虑，否则逐条修改完善即可。对于第二类情形以及第三类情形中某些条涉及驳回条款的意见答复，涉及“能不能被授权”的问题，需要视情形判断是意见陈述、修改还是同时采用其他方式。以下将对上面三种情形分别进行详细论述。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**专利申请文本仅存在形式缺陷，明显有授权前景只要按照通知书提出的审查意见对申请文本进行修改，就可被授予专利权。有授权前景的倾向性意见1.阅读和理解审查意见通知书例如：细则第17~23条涉及的说明书、权利要求书的形式缺陷*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**申请文件中公开的所有技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 均存在细则第53条所规定的可导致申请被驳回的缺陷申请人需要对申请文件作修改和/或充分的意见陈述，否则该申请将面临被驳回的风险。无授权前景的倾向性意见1.阅读和理解审查意见通知书*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**法条法22-2，法22-3（全部权利要求）法2-2（全部主题）法26-3（说明书全部主题）法5，法25（全部主题）法22-4（全部主题）其他1.阅读和理解审查意见通知书*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**申请能否获得授权很大程度上取决于申请人的答复授权前景不确定的意见1.阅读和理解审查意见通知书*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**法条法26-4（某项或某几项权利要求）法5，法25，法2-2（部分发明主题）细则20-2（独立权利要求）法22-2，22-3（部分或全部权利要求）法33（权利要求或说明书）法311.阅读和理解审查意见通知书*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）** 对比文件通常用来判断发明是否具备新颖性或创造性。 有时对比文件用来评价独立权利要求之间的单一性。 可以一篇，可以多篇。 可以是专利文献，也可以是非专利文献。1.阅读和理解审查意见通知书*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**构成现有技术技术内容 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 构成抵触申请是否对比文件是否1.阅读和理解审查意见通知书*当审查意见通知书中引用了对比文件时，在通知书表格的第一页的相关栏中可以看到该对比文件的基本信息。对比文件通常是审查员为判断发明是否具备新颖性或创造性引用的文献。审查员有时也会引用对比文件来评价独立权利要求之间的单一性。引用的对比文件可以是一份，也可以是数份；对比文件的类型可以是专利文献也可以是非专利文献。通过对对比文件的分析，可以初步判断该对比文件是否成立。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**对比文件的公开日是否在本申请的申请日之前此处所述的申请日，如果能享受优先权的，则指优先权日是否构成本申请的现有技术1.阅读和理解审查意见通知书*如果发现审查意见通知书中引用了对比文件，要对对比文件进行初步分析。初步分析的目的在于确定该对比文件是否在形式上满足构成现有技术或抵触申请的条件。如果形式条件不满足，则无需对该对比文件的内容进一步进行分析。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**对比文件是否为中国专利文献对比文件的申请日是否在本发明的申请日之前此处所述的申请日，如果能享受优先权的，则指优先权日是否构成本申请的抵触申请1.阅读和理解审查意见通知书*对于用作现有技术的对比文件，形式分析的内容包括该对比文件的公开日是否在本申的申请日之前。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**注意可以用作抵触申请的PCT申请，必须有中国专利局公布的文本，而不是仅有本申请的申请日当天或之后公开的“WO”国际公布文本。对于中国专利局作为国际受理局的PCT申请来说也是同样的，除有“WO”国际公布文本以外，还必须有进入国家阶段时由中国专利局公布的“CN”公开文本。抵触申请还包括满足以下条件的进入了中国国家阶段的国际专利申请，即申请日以前由任何单位或者个人提出、并在申请日之后(含申请日)由专利局作出公布或公告的且为同样的发明或者实用新型的国际专利（PCT）申请。对于审查意见中引用抵触申请的，抵触申请的申请日必须是在本发明的申请日之前。1.阅读和理解审查意见通知书国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**对于引用的对比文件用于指出权利要求不具备新颖性和/或创造性的情况，专利代理人应通过对对比文件披露的技术内容的分析来判断通知书中关于新颖性/创造性的评述是否合理，在此基础上考虑有无争辩的余地，以便在下一步转达审查意见时告知申请人。对引用的比文件中技术内容的分析1.阅读和理解审查意见通知书*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**①先选择新颖性/创造性评述中用作最接近现有技术的对比文件，分析技术相关程度；②若评价创造性时作为最接近现有技术的对比文件相关程度很高，则确定本申请的技术方案与最接近现有技术相比的区别特征，阅读、理解用于评述创造性的其他对比文件，确定是否存在相互结合的启示；③不仅要将权利要求的技术方案与对比文件比较，需要时，还应将说明书具体实施方式部分记载的技术方案与对比文件比较1.阅读和理解审查意见通知书*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**专利代理人应当在认真解读、全面理解审查意见通知书的基础上，尽快地或在与申请人商定的时限内向申请人转达审查意见通知书，并根据申请人的要求提供答复审查意见的建议。第一节审查意见通知书的理解与转达*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**2.审查意见通知书的转达及答复建议的提供国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**原则上应尽快向申请人转达审查意见通知书转达一通转达二通（三通、四通、驳回）转达时间答复审查意见通知书的期限届满日（绝限日）明确委托人指示答OA的期限必要时还包含答复建议转达函的内容2.审查意见通知书的转达及答复建议的提供*1）在正确理解审查意见后，原则上应尽快向委托人转达审查意见通知书。2）具体掌控转达时间：各专利代理机构对审查意见的转达时间都有各自的规定和掌控，同时每个申请案及其委托人的情况不同，在此提供如下做法，供大家参考：1）转达一通：一般可在收到第一次审查意见通知书的4周内转达，并在期限届满日（绝限日）前一个月时发出第一次提醒函，在期限届满日（绝限日）前十五天时发出第二次提醒函；2）转达二通（三、四、驳回）：一般可在收到第二（三、四、驳回）次审查意见通知书的7～10天内转达，并在期限届满日（绝限日）前二十天时发出第一次提醒函，在期限届满日（绝限日）前十天时发出第二次提醒函；3）在转达函中要明确答复审查意见的期限届满日（绝限日），并要明确提出要求委托人回复答OA指示的时限，以便给代理人充足的时间修改申请文件和准备意见陈述书，以及与委托人交流和确认的时间；4）若经提醒后仍未收到委托人的指示，一般可以在期限届满日（绝限日）前一周内再次用电话或传真或电子函通知委托人，并要求其在一到三天内以传真或电子函形式返回指示意见；5）若至期限届满日（绝限日）前得不到委托人的答复指示，在征得委托人同意的情况下，应当办理延期手续；国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**针对审查意见通知书中的三种倾向性意见（有授权前景的倾向性意见、无授权前景的倾向性意见、授权前景不确定的意见），分别提供不同的具体答复建议。2.审查意见通知书的转达及答复建议的提供*代理人在转达审查意见通知书时，通常应在转达函中向委托人提供答复审查意见的建议，除非委托人事先声明不必提供建议（往往是外国委托人），下面针对审查意见通知书中的三种结论性意见（肯定性结论意见、否定性结论意见、不定性结论意见），分别提供不同的具体答复建议。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**在转达时告知申请人通知书中所指出的缺陷基本上都属于形式缺陷，不会影响到专利保护范围，建议按照通知书的要求作出修改，以便早日获得授权。有授权前景的倾向性意见2.审查意见通知书的转达及答复建议的提供国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**可能会出现的三种情况：①同意审查意见②部分同意审查意见③不同意审查意见无授权前景的倾向性意见2.审查意见通知书的转达及答复建议的提供*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**可能会出现的三种情况：①同意审查意见②部分同意审查意见③不同意审查意见授权前景不确定的意见2.审查意见通知书的转达及答复建议的提供*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**审查意见通知书的理解与转达小结核实审查所针对的文本三类倾向性意见对通知书中引用的对比文件的分析针对不同的倾向性意见的答复建议*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**第二节答复审查意见通知书的原则与策略*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**1.审查意见通知书的答复原则（1）以《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查 指南 验证指南下载验证指南下载验证指南下载星度指南下载审查指南PDF 》为依据的原则依据《专利法》及《专利法实施细则》的内容进行争辩，指出专利申请符合其有关规定的理由。《专利审查指南》是对《专利法》及《专利法实施细则》各条款的内容作出进一步具体的规定，在撰写意见陈述书时，专利代理人也可以借助《专利审查指南》规定的内容作为争辩的依据。*专利申请的审查和批准以及专利权的保护均以《专利法》和《专利法实施细则》为依据，因此在答复审查意见通知书时，应当以《专利法》和《专利法实施细则》规定的内容为依据进行争辩，指出专利申请符合《专利法》和《专利法实施细则》有关规定的理由。此外，《专利审查指南》是国家知识产权局的部门规章，对《专利法》和《专利法实施细则》各条款的内容作出进一步具体的规定，是专利局和专利复审委员会依法行政的依据和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，也是有关当事人在上述各个阶段应当遵循的规章。因此，在撰写意见陈述书时，专利代理人也可以借助《专利审查指南》规定的内容作为争辩的依据。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**（2）全面答复原则针对审查意见通知书中指出的所有缺陷逐一进行答复。促进专利审查程序的进行，使专利申请早日获得专利权；避免专利申请被驳回。1.审查意见通知书的答复原则*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**（3）维护申请人利益原则在答复审查意见时，专利代理人要充分考虑申请人的利益，在修改申请文件和意见陈述时必须要慎重。既要争取早日授权，又要争取稳定并且尽可能宽的保护范围。1.审查意见通知书的答复原则*由于每个审查员负责审查的领域较宽，不可能对其审查的每个申请案所涉及的技术内容都十分熟悉，对有些申请的技术内容还不一定完全理解，于是在一些通知书中虽然指出了一些实质性缺陷，如说明书未充分公开、权利要求书未以说明书为依据、权利要求未清楚限定发明等，其实际上是想听取申请人的意见再确定在什么样的保护范围内给予专利保护。因此，专利代理人在答复审查意见时，不要盲目地完全按照通知书的内容对申请文件进行修改，而应当认真研究审查意见通知书以及专利申请说明书的内容，对审查意见的正确性进行判断，必要时寻求申请人在技术上的支持。若经过仔细分析，确实认为申请的权利要求可以取得更宽一些保护范围的话，则应当为委托人作积极争取并在意见陈述书中充分论述理由，而不必单纯为追求加快审查进程而使专利得不到充分保护。此外，对于审查员指出的权利要求的单一性缺陷，代理人也要根据说明书的内容进行充分的分析，将尽可能多的发明在同一项专利中获得保护，而不要完全按照审查员认定的事实盲目地对权利要求进行修改和分案，造成申请人经济上的损失。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**（4）适度原则根据禁止反悔原则，在专利申请审查过程中对权利要求书所进行的限制其保护范围的修改以及在意见陈述书中所作的限制性解释均会成为专利侵权诉讼中确定其专利权保护范围的依据。专利代理人在答复审查意见通知书时要把握适度的原则，不要为了急于获得授权而过度地限制权利要求的范围，并且注意在陈述意见时也不要作出不必要的限制性解释。1.审查意见通知书的答复原则*禁止反悔原则，根据禁止反悔原则，申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，专利权人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。根据该原则，在专利申请审查过程中对权利要求书所进行的限制其保护范围的修改以及在意见陈述书中所作的限制性解释均会成为专利侵权诉讼中确定其专利权保护范围的依据，在专利侵权诉讼中就不能再对其作出与此相反的扩大性解释。因此，在专利申请的审查过程中，专利代理人在答复审查意见通知书时一定要把握适度的原则，不要为了急于获得授权而过度地限制权利要求的保护范围，并且注意在陈述意见时不要作出不必要的限制性解释。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**第二节审查意见答复原则与策略专利代理人应当认真阅读国家知识产权局发出的审查意见通知书，全面、准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的技术内容，理解专利申请的内容及其要求保护的主题，针对具体情形作出正确的前景判断，在此基础上确定答复审查意见通知书的策略。*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**2.审查意见的答复策略*对各种情形的审查意见的答复策略进行概括说明国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**2.审查意见的答复策略事实认定法律适用*之所以推荐这样的两步判断方法，是因为审查意见也是按照这两个步骤获得。审查意见都是讲本申请的某事实不符合法、细则某规定，因此，审查意见必然包括对事实的查明和认定，以及在查明和认定的事实基础上适用法、细则的规定得出的结论。因此，采用上述“事实认定”和“法律适用”的两步判断方法优点在于容易整理争议焦点，提高工作效率。（国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**2.审查意见的答复策略是否满足形式要件*在事实认定的基础上适用专利法、专利法实施细则的规定从而得到结论，审查员在新颖性上的判断正确，权利要求8不具有新颖性。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**意见陈述书附页一、关于审查意见1审查意见1指出，权利要求8不具有新颖性。申请人对权利要求8进行了修改，将权利要求9的内容补入权利要求8中并对修改后的权利要求8进行意见陈述如下：与对比文件相比，权利要求8的区别技术特征在于，“所述导槽的两端被封闭形成一封闭区域，并通过制作于所述散热板的至少一真空抽气孔与外界相通”，因此，与对比文件相比，权利要求8保护的技术方案具有新颖性。另外，对于本领域的技术人员，上述区别技术特征需要创造性的劳动才能获得，并且该技术特征带来显著的技术效果，因此，权利要求8保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步。因此，修改后的权利要求8保护的技术方案也具有创造性。2.审查意见的答复策略*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**总结答复策略包括两个方面，一是正确理解审查意见，二是灵活运用答复手段。针对不同情形的审查意见的答复过程，都是在两步法判断过程的指导下根据各案情形选择适用三种答复方式的过程。2.审查意见的答复策略*【答复策略包括思维上的思考策略和实践上的应用策略。思维策略是两个步骤，事实认定和法律适用。应用策略是三种方式，意见陈述、修改和/或提供证据。】下面列举了十种最常见的审查意见所涉及的情形。其内容看起来虽多，但大家在了解了上面的内容之后，就知道，针对各种各样的申请、各种各样的审查意见的答复过程，都是在两步法判断过程和思路的指导下根据各案情形选择适用三种答复手段的过程。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**可编辑国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**可编辑国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**1）分析对比文件的形式要件是否满足评述新颖性的要求，判断对比文件是否为现有技术或抵触申请；2）形式要件满足，确定该权利要求保护的技术方案是否被对比文件公开。其中，采用单独对比的原则。审查意见正确性判断2.审查意见的答复策略*按照单独对比原则将权利要求中要求保护的一个技术方案作为整体与对比文件中公开的一个方案进行比较，对构成权利要求的技术特征进行分解，逐一比较权利要求中的每一个技术特征是否确实在对比文件的同一个方案中被公开，以确定该权利要求保护的技术方案是否被对比文件公开；国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**3）若该权利要求保护的技术方案未被对比文件公开，则说明权利要求的技术方案具有新颖性。4）若该权利要求保护的技术方案被对比文件公开，再判断对比文件公开的方案能否适用于与权利要求的技术方案相同的技术领域，能否解决相同的技术问题，获得相同的技术效果。若是，则说明权利要求的技术方案不具有新颖性。审查意见正确性判断2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**在化学领域，有时存在着即使权利要求保护的技术方案与对比文件公开的方案所解决的技术问题不同或者技术效果不同，但该权利要求仍可能缺乏新颖性的情况。审查意见正确性判断2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**例如：1)权利要求涉及一种用作药物的化合物A，对比文件公开的是用作染料的化合物A;2)权利要求涉及一种包含化合物B用于治疗疾病X的药物组合物，对比文件中公开了同样包含化合物B但用于治疗疾病Y的药物组合物。审查意见正确性判断2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**答复方式意见陈述、提交证据和/或修改申请文件。通常还应该适当对该权利要求相对于对比文件具备创造性的理由进行论述。2.审查意见的答复策略*通常还应该适当对该权利要求相对该对比文件具备创造性的理由进行论述。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**新颖性判断的常见情形《专利审查指南》中规定了新颖性判断的5种常见的情形。在化学领域，涉及新颖性的审查意见比较常见的是具体(下位)概念与一般(上位)概念、数值和数值范围以及包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求。2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**第一步第二步第三步确定与本发明最接近的现有技术找出权利要求的技术方案中与最接近的现有技术之间的区别特征判断现有技术中是否存在结合启示，即是否显而易见2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**3）如果确定权利要求的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，则该权利要求保护的技术方案具有创造性；否则不具有创造性。审查意见正确性判断修改申请文件、提交证据和/或意见陈述答复方式2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**不具有创造性的典型情形①区别特征为公知常识（一篇对比文件结合公知常识）；②区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段（一篇对比文件中两个技术方案的结合）；③区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同（两篇或多篇对比文件的结合）。2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**对公知常识或惯用技术手段的处理核实审查意见中认定的公知常识或惯用技术手段是否确实是本领域的公知常识或惯用技术手段。如果审查意见中对公知常识或惯用技术手段的认定不正确（包括未充分举证），则在答复时可以不修改权利要求，此时最好充分说明该区别特征不是公知常识的理由（包括必要的举证），甚至可以要求审查员对区别特征是公知常识进行举证。如果审查意见中认定的公知常识或惯用技术手段是本领域的公知常识或惯用技术手段，只能修改权利要求。2.审查意见的答复策略*如果审查意见中对公知常识或惯用技术手段的认定不正确（包括未充分举证），则在答复时可以不修改权利要求，此时最好充分说明该区别特征不是公知常识的理由（包括必要的举证），甚至可以要求审查员对区别特征是公知常识进行举证。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**相关规定专利法第2条对可授权的客体作了规定。专利法第5条和25条对不授予专利权的客体作了规定。专利申请要求保护的主题属于专利法第25条第1款所列不授予专利权的客体的（科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、用原子核变换方法获得的物质等），不能被授予专利权。2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**2.3.1涉及专利法第5条第1和2款的审查意见在生物医药领域涉及专利法第5条第1和2款的几种典型情形：法第5条第1款:克隆的人或克隆人的方法，人胚胎的工业或商业目的的应用、人类胚胎干细胞及其制备方法、处于各个形成和发育阶段的人体等。法第5条第2款：发明人违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成了其中一项或全部发明创造。2.审查意见的答复策略*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**当所要求保护的技术方案的内容确实涉及上述主题时，只能通过删除相应技术方案的方式克服审查意见中所指出的缺陷。当一项专利申请的全部内容均涉及上述主题时，则应建议申请人放弃该申请。答复方式2.审查意见的答复策略*如果专利申请所要保护的技术方案确实不属于专利法第2条第2款规定的技术方案，则同意审查意见，在这种情况下，如果因为撰写不当，并且说明书中确实公开了技术内容，则可通过修改并进行争辩来克服；否则只能删除不属于专利法第2条第2款规定的技术方案的权利要求。如果专利申请所要保护的技术方案属于专利法第2条第2款规定的技术方案，则不同意审查意见，在这种情况下，可通过意见陈述的方式进行答复。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**2.3.2涉及疾病的诊断和治疗方法的审查意见从可以授予专利权的客体中排除疾病的诊断和治疗方法的主要目的是出于人道主义的考虑和社会伦理的原因，从而使医生在诊断和治疗过程中能够有选择各种方法和条件的自由。另一个原因则是由于这些方法直接以有生命的人体或动物体为实施对象，无法在产业上利用。2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**在已经死亡的人体或动物体上实施的病理解剖方法、不介入人体或不产生创伤的美容方法、杀灭人体或者动物体外部的细菌、病毒、虱子、跳蚤的方法，不属于疾病的诊断和治疗方法审查意见正确性判断2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**1）删除属于专利法第25条规定的疾病的诊断和治疗方法的权利要求；2）修改+意见陈述答复方式2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）** 例如： 一种治疗癌症的方法，包括向所需个体施用治疗有效量的通式I的化合物或其可药用盐。案情介绍2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**2.3.3涉及动物和植物品种的审查意见《专利法》中明确规定了动物和植物品种不能被授予专利权。在《专利审查指南》中，对专利法中所称的动物和植物进行了明确的定义。当申请人的发明属于动物和植物品种时，应当通过《专利法》以外的其它法律法规寻求保护。例如，对于植物新品种，可以通过《植物新品种保护条例》进行保护。如果审查员关于动物和植物品种的审查意见是正确的，申请人只能通过删除相应技术方案的方式克服上述缺陷2.审查意见的答复策略《专利法》中明确规定了动物和植物品种不能被授予专利权。因此，当申请人的发明属于动物和植物品种时，应当通过《专利法》以外的其它法律法规寻求保护。例如，对于植物新品种，可以通过《植物新品种保护条例》进行保护。如果审查员关于动物和植物品种的审查意见是正确的，申请人只能通过删除相应技术方案的方式克服上述缺陷。*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**2.3.3涉及动物和植物品种的审查意见对于有关微生物、包括细菌、真菌、病毒、藻类等的发明，虽然在审查指南中明确规定了它们并不属于专利法第25条第1款规定的动物和植物的范畴，其也必须在经过分离成为纯培养物并且具有特定的工业用途时，才属于可给予专利保护的客体。2.审查意见的答复策略*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**相关规定专利法第26条3款规定，说明书应当对发明或实用新型作出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准。2.审查意见的答复策略*（1）说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果，而未给出任何使所属领域的技术人员能够实施的技术手段。（2）说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来讲，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施。（3）说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段不能解决所要解决的技术问题。（4）申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容不能实现。（5）说明书中仅给出了具体的技术方案，但未给出实验数据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**相关规定（1）说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果。（2）说明书中给出了技术手段，但该手段是含糊不清，无法实施。（3）说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段不能解决所要解决的技术问题。（4）申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容不能实现。（5）说明书中仅给出了具体的技术方案，但未给出实验数据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。2.审查意见的答复策略*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**根据说明书中记载的要解决的技术问题、提供的解决方案、实施例公开的方案、所公开的方案能否实现本发明目的或获得相应的技术效果，来确定说明书是否确实存在公开不充分的问题。判断审查意见正确性2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**1）说明书全部主题都公开不充分：意见陈述的方式、或者放弃该申请。2）对部分主题公开不充分：删除相应权利要求。3）说明书公开充分：意见陈述，必要时提供证据。答复方式2.审查意见的答复策略*如果说明书全部主题都公开不充分，通常不能通过修改的方式克服，因为通过修改往往引入新的信息，不符合法33条的规定，因此，通常采用陈述意见的方式。在答复时从以下几个方面进行意见陈述：本申请说明书中记载的要解决的技术问题、提供的解决方案是什么、实施例公开的方案、公开的方案能够实现本发明的目的或获得相应的技术效果。如果对部分主题公开不充分，可通过删除相应的权利要求来克服该缺陷。如果说明书公开充分，由于审查员对背景理解不够、审查员未正确理解发明创造导致审查员认为说明书公开不充分，通常可通过意见陈述的方式，必要的时候提供现有技术证明，提供的证明只能证明现有技术的状态，而不能涉及本发明发明所在，否则会导致本发明无创造性。如果说明书有公式且公式错误、文字表达不清楚、语句不通顺、文字或语句存在歧义、上下文描述不一致有可能导致公开的方案不清楚或者前后矛盾，以致无法实现，这样也会有公开不充分的问题。对于上述问题，可通过修改和意见陈述的方式克服。代理人应当在递交申请文件之前仔细核对上述内容。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**在意见陈述时，可从以下几个方面陈述意见：本申请说明书中记载的要解决的技术问题、提供的解决方案是什么，实施例公开了怎样的方案、所公开的方案能够实现本发明的目的或获得相应的技术效果。2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**(1)对于用于证明未公开的内容属于本领域公知常识的证据，使用时应当慎重，避免其成为证明本发明不具备创造性中的公知常识性证据。(2)以现有技术公开的内容作为证据来证明本申请已充分公开发明时，最好这些证据是本申请说明书中已记载的引证文件。提供证据需要注意的问题2.审查意见的答复策略以现有技术公开的内容作为证据来证明本申请已充分公开发明时，最好这些证据是本申请说明书中已记载的引证文件国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**(1)一个或多个证据记载的内容相互矛盾，造成无法确认请求保护的技术方案的内容。(2)一个或多个证据表明某一技术特征具有多种含义，而这些含义并非都能实现本发明。(3)虽然申请人提供了证据证明某一技术手段属于现有技术，但该技术手段不能直接与申请说明书中记载的内容相结合。无效的证据2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**相关规定权利要求书应当清楚，一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。每项权利要求的类型应当清楚。1）权利要求的主题名称清楚，不允许采用模糊不清的主题名称，如“一种……组合”、“一种配方”。2）权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应。2.审查意见的答复策略每项权利要求的类型应当清楚。权利要求的主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型是产品权利要求还是方法权利要求。不允许采用模糊不清的主题名称，例如，“一种……组合”、“一种配方”等，因为所述的“组合”和“配方”即可以作为动词也可以作为名词，因此导致本领域技术人员无法确定以上权利要求要求保护的是产品还是方法。当审查意见中指出上述缺陷时，可以通过例如将权利要求的主题修改为“一种组合产品”、“一种药物组合物”、“一种药物制剂”等来克服。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**相关规定3）每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚，这是指权利要求之间的引用关系应当清楚。说明书的撰写方式和顺序应符合《专利法实施细则》第17条、18条的规定。2.审查意见的答复策略*每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，这种情况也是允许的。但此时也应要求申请人尽可能修改权利要求，使得根据权利要求的表述即可明确其含义。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**根据相关规定确定权利要求是否存在不清楚的缺陷审查意见正确性判断1）答复方式1）通常进行修改2）意见陈述2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**相关规定必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所解决的技术问题出发并考虑说明书描述的内容。2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**从说明书中记载的本发明的目的或者要解决的技术问题出发，分析独立权利要求是否能够解决其技术问题；若说明书解决的问题有多个，则该独立权利要求只要能解决其中一个问题即可。审查意见正确性判断1）答复方式1）修改：增加相应技术特征2）意见陈述2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**相关规定权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。通常涉及的权利要求得不到支持的情形：上位概念概括和功能性限定2.审查意见的答复策略*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**从该权利要求能够解决的技术问题出发，判断是否属于得不到说明书支持的情形审查意见正确性判断1）答复方式1）修改权利要求2）意见陈述、或者还提供证据2.审查意见的答复策略*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**1）注意的几点1）当要求保护的技术方案的部分或全部内容在原始申请的权利要求书中已经记载而在说明书中没有记载时，允许申请人将其补入说明书。2）权利要求的技术方案在说明书中仅存在一致性的表述，并不意味着权利要求必然得到说明书的支持。3）只有当所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出该项权利要求所要求保护的技术方案时，记载该技术方案的权利要求才被认为得到了说明书的支持。2.审查意见的答复策略*国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**法33规定申请人可以对专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。涉及修改超范围的判断原则和典型的情形和案例参见第四章。相关规定2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**判断修改后的内容是否与原始记载的信息一致。审查意见正确性判断1）答复方式1）修改权利要求2）意见陈述2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**权利要求是否得到说明书支持并不是判断对权利要求的修改是否超出原始记载范围的标准；将修改后的技术内容与原始说明书和权利要求书记载的技术内容进行比较，以此来判断是否修改超范围。对于能够确定并没有修改超范围的内容，需要向审查员陈述修改后的内容可以根据原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定的理由。2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**相关规定专利法第9条规定了同样的发明创造只能授予一项专利权。其中“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求。能够导致重复授权的情况：同一申请人或不同申请人同日提交的发明和实用新型；母案和分案的权利要求保护范围相同。同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**补充说明修改后的《专利法实施细则》第41条第2款规定“同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”如果申请人没有在申请日时进行说明，将不允许申请人通过放弃实用新型专利权的方式获得发明的授权，而是要修改待审的发明专利申请，使其与实用新型专利权不构成同样的发明创造。2.审查意见的答复策略补充说明的是，修改后的《专利法》第9条第1款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。修改后的《专利法实施细则》第41条第2款规定“同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”根据上述两条款的规定，对于同日对同样的发明创造既申请了实用新型专利、又申请发明专利的，如果申请人申请时提交了说明(参见发明专利请求书第21项，实用新型专利请求书表格第18项)，那么申请人在实用新型专利权尚未终止的情况下可以通过声明放弃实用新型专利权的方式，获得发明专利权。但是，如果申请人没有在申请日时进行说明，那么就不允许申请人通过放弃实用新型专利权的方式获得发明的授权，而是要修改待审的发明专利申请，使其与实用新型专利权不构成同样的发明创造。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**对比权利要求的技术特征，以确定是否为同样的发明审查意见正确性判断1）答复方式1）放弃实用新型，或者修改权利要求以使其保护范围与已授权专利的权利要求有区别2）意见陈述2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**相关规定单一性，是指一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型，可以作为一件申请提出。如果一件申请包括几项发明或实用新型，则只有在所有这几项发明或实用新型之间有一个总的发明构思使之相互关联的情况下才被允许。2.审查意见的答复策略国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**一个或多个相同或相应的特定技术特征审查意见正确性判断1）答复方式1）修改、删除、分案2）意见陈述2.审查意见的答复策略*在答复审查意见时，确定是否存在一个或多个相同或相应的特定技术特征，若不存在，则不具有单一性。答复方式，可通过删除、修改、分案、意见陈述的方式克服该缺陷。其中，若不具有单一性，可删除不具有单一性的权利要求或分案申请，或者还可通过修改权利要求，使之具有单一性。若具有单一性，则进行意见陈述。国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**可编辑国家知识产权局专利代理人实务技能培训（2011）**可编辑******1、审查依据的文本通常在审查意见通知书表格中体现。如果文本组成比较复杂，有时在审查意见通知书正文中还会述及。2、1）依据请求原则，审查员通常会依据申请人递交的最后一个文本进行审查。2）如果审查员发现申请人所期望作为审查基础的文本的提交时机不符合专利法实施细则第51条的相关规定，则会依据之前提交的符合上述规定的最后文本进行审查，并会在审查意见通知书正文中说明理由。3）如果申请人发现审查员没有针对其所期望的文本进行审查，又没有给出任何理由，则需要进一步核实是否是因为审查员的工作失误导致的审查文本认定有误。*1、审查依据的文本通常在审查意见通知书表格中体现。如果文本组成比较复杂，有时在审查意见通知书正文中还会述及。2、1）依据请求原则，审查员通常会依据申请人递交的最后一个文本进行审查。2）如果审查员发现申请人所期望作为审查基础的文本的提交时机不符合专利法实施细则第51条的相关规定，则会依据之前提交的符合上述规定的最后文本进行审查，并会在审查意见通知书正文中说明理由。3）如果申请人发现审查员没有针对其所期望的文本进行审查，又没有给出任何理由，则需要进一步核实是否是因为审查员的工作失误导致的审查文本认定有误。*1）审查意见通知书表格中一个很重要的内容是审查员对该申请案的倾向性意见，其实际上体现了审查员经过实质审查后对该申请的总体评价，在某种程度上反映了该申请以后的走向，但并不代表申请的最终走向。倾向性意见在通知书表格的第二页中间部分，该结论与审查意见通知书正文部分的内容相对应，因为结论性的意见也往往在通知书正文的结尾部分体现出来。2）倾向性意见可以分为三大类。第一类是肯定性结论意见，这是指审查意见通知书通篇没有引用实施细则第53条规定的任何一款可驳回的条款，也没有进行任何假设性评述涉及到可驳回的理由。其对应着表格中倾向性意见中的第一栏“申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改”。第二类是否定性结论意见，这是指审查意见通知书针对全部权利要求都用实施细则第53条规定的可驳回条款进行了评述；审查意见结尾部分往往会出现“说明书也没有任何可以授权的实质内容”、“不具备授权前景”等语句。其对应着表格中倾向性意见中的第三栏“专利申请中没有可被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或陈述的理由不充分，本申请将被驳回”。第三类是不定性结论意见，即，除了上述两种情形之外的情形。其对应表格中倾向性意见中的第二栏“申请人应当在意见陈述书中论述其专利可被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出不符合规定之处进行修改，否则不能被授予专利权”。注意，对于审查意见通知书中仅针对部分权利要求指出实质性缺陷的，倾向性审查意见可能会是以上指出的第一类结论意见，也可能会是第三类结论意见，目前专利局并无严格的要求。3）【实务中，代理人可以根据审查意见通知书中的表格结论栏和正文结尾语段的内容，对收到的审查意见通知书按照上述三类进行粗分，然后再按照工作安排、轻重缓急等因素安排案件的处理顺序。】4）针对不同的倾向性意见，侧重的答复方式会不同。对于第一类情形以及第三类情形中某些涉及非驳回条款的意见答复，涉及“如何更好地被授权”的问题；除非另有合理考虑，否则逐条修改完善即可。对于第二类情形以及第三类情形中某些条涉及驳回条款的意见答复，涉及“能不能被授权”的问题，需要视情形判断是意见陈述、修改还是同时采用其他方式。以下将对上面三种情形分别进行详细论述。*******当审查意见通知书中引用了对比文件时，在通知书表格的第一页的相关栏中可以看到该对比文件的基本信息。对比文件通常是审查员为判断发明是否具备新颖性或创造性引用的文献。审查员有时也会引用对比文件来评价独立权利要求之间的单一性。引用的对比文件可以是一份，也可以是数份；对比文件的类型可以是专利文献也可以是非专利文献。通过对对比文件的分析，可以初步判断该对比文件是否成立。*如果发现审查意见通知书中引用了对比文件，要对对比文件进行初步分析。初步分析的目的在于确定该对比文件是否在形式上满足构成现有技术或抵触申请的条件。如果形式条件不满足，则无需对该对比文件的内容进一步进行分析。*对于用作现有技术的对比文件，形式分析的内容包括该对比文件的公开日是否在本申的申请日之前。****1）在正确理解审查意见后，原则上应尽快向委托人转达审查意见通知书。2）具体掌控转达时间：各专利代理机构对审查意见的转达时间都有各自的规定和掌控，同时每个申请案及其委托人的情况不同，在此提供如下做法，供大家参考：1）转达一通：一般可在收到第一次审查意见通知书的4周内转达，并在期限届满日（绝限日）前一个月时发出第一次提醒函，在期限届满日（绝限日）前十五天时发出第二次提醒函；2）转达二通（三、四、驳回）：一般可在收到第二（三、四、驳回）次审查意见通知书的7～10天内转达，并在期限届满日（绝限日）前二十天时发出第一次提醒函，在期限届满日（绝限日）前十天时发出第二次提醒函；3）在转达函中要明确答复审查意见的期限届满日（绝限日），并要明确提出要求委托人回复答OA指示的时限，以便给代理人充足的时间修改申请文件和准备意见陈述书，以及与委托人交流和确认的时间；4）若经提醒后仍未收到委托人的指示，一般可以在期限届满日（绝限日）前一周内再次用电话或传真或电子函通知委托人，并要求其在一到三天内以传真或电子函形式返回指示意见；5）若至期限届满日（绝限日）前得不到委托人的答复指示，在征得委托人同意的情况下，应当办理延期手续；*代理人在转达审查意见通知书时，通常应在转达函中向委托人提供答复审查意见的建议，除非委托人事先声明不必提供建议（往往是外国委托人），下面针对审查意见通知书中的三种结论性意见（肯定性结论意见、否定性结论意见、不定性结论意见），分别提供不同的具体答复建议。*****专利申请的审查和批准以及专利权的保护均以《专利法》和《专利法实施细则》为依据，因此在答复审查意见通知书时，应当以《专利法》和《专利法实施细则》规定的内容为依据进行争辩，指出专利申请符合《专利法》和《专利法实施细则》有关规定的理由。此外，《专利审查指南》是国家知识产权局的部门规章，对《专利法》和《专利法实施细则》各条款的内容作出进一步具体的规定，是专利局和专利复审委员会依法行政的依据和标准，也是有关当事人在上述各个阶段应当遵循的规章。因此，在撰写意见陈述书时，专利代理人也可以借助《专利审查指南》规定的内容作为争辩的依据。**由于每个审查员负责审查的领域较宽，不可能对其审查的每个申请案所涉及的技术内容都十分熟悉，对有些申请的技术内容还不一定完全理解，于是在一些通知书中虽然指出了一些实质性缺陷，如说明书未充分公开、权利要求书未以说明书为依据、权利要求未清楚限定发明等，其实际上是想听取申请人的意见再确定在什么样的保护范围内给予专利保护。因此，专利代理人在答复审查意见时，不要盲目地完全按照通知书的内容对申请文件进行修改，而应当认真研究审查意见通知书以及专利申请说明书的内容，对审查意见的正确性进行判断，必要时寻求申请人在技术上的支持。若经过仔细分析，确实认为申请的权利要求可以取得更宽一些保护范围的话，则应当为委托人作积极争取并在意见陈述书中充分论述理由，而不必单纯为追求加快审查进程而使专利得不到充分保护。此外，对于审查员指出的权利要求的单一性缺陷，代理人也要根据说明书的内容进行充分的分析，将尽可能多的发明在同一项专利中获得保护，而不要完全按照审查员认定的事实盲目地对权利要求进行修改和分案，造成申请人经济上的损失。*禁止反悔原则，根据禁止反悔原则，申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，专利权人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。根据该原则，在专利申请审查过程中对权利要求书所进行的限制其保护范围的修改以及在意见陈述书中所作的限制性解释均会成为专利侵权诉讼中确定其专利权保护范围的依据，在专利侵权诉讼中就不能再对其作出与此相反的扩大性解释。因此，在专利申请的审查过程中，专利代理人在答复审查意见通知书时一定要把握适度的原则，不要为了急于获得授权而过度地限制权利要求的保护范围，并且注意在陈述意见时不要作出不必要的限制性解释。**对各种情形的审查意见的答复策略进行概括说明*之所以推荐这样的两步判断方法，是因为审查意见也是按照这两个步骤获得。审查意见都是讲本申请的某事实不符合法、细则某规定，因此，审查意见必然包括对事实的查明和认定，以及在查明和认定的事实基础上适用法、细则的规定得出的结论。因此，采用上述“事实认定”和“法律适用”的两步判断方法优点在于容易整理争议焦点，提高工作效率。（*在事实认定的基础上适用专利法、专利法实施细则的规定从而得到结论，审查员在新颖性上的判断正确，权利要求8不具有新颖性。**【答复策略包括思维上的思考策略和实践上的应用策略。思维策略是两个步骤，事实认定和法律适用。应用策略是三种方式，意见陈述、修改和/或提供证据。】下面列举了十种最常见的审查意见所涉及的情形。其内容看起来虽多，但大家在了解了上面的内容之后，就知道，针对各种各样的申请、各种各样的审查意见的答复过程，都是在两步法判断过程和思路的指导下根据各案情形选择适用三种答复手段的过程。*按照单独对比原则将权利要求中要求保护的一个技术方案作为整体与对比文件中公开的一个方案进行比较，对构成权利要求的技术特征进行分解，逐一比较权利要求中的每一个技术特征是否确实在对比文件的同一个方案中被公开，以确定该权利要求保护的技术方案是否被对比文件公开；*通常还应该适当对该权利要求相对该对比文件具备创造性的理由进行论述。*如果审查意见中对公知常识或惯用技术手段的认定不正确（包括未充分举证），则在答复时可以不修改权利要求，此时最好充分说明该区别特征不是公知常识的理由（包括必要的举证），甚至可以要求审查员对区别特征是公知常识进行举证。**如果专利申请所要保护的技术方案确实不属于专利法第2条第2款规定的技术方案，则同意审查意见，在这种情况下，如果因为撰写不当，并且说明书中确实公开了技术内容，则可通过修改并进行争辩来克服；否则只能删除不属于专利法第2条第2款规定的技术方案的权利要求。如果专利申请所要保护的技术方案属于专利法第2条第2款规定的技术方案，则不同意审查意见，在这种情况下，可通过意见陈述的方式进行答复。《专利法》中明确规定了动物和植物品种不能被授予专利权。因此，当申请人的发明属于动物和植物品种时，应当通过《专利法》以外的其它法律法规寻求保护。例如，对于植物新品种，可以通过《植物新品种保护条例》进行保护。如果审查员关于动物和植物品种的审查意见是正确的，申请人只能通过删除相应技术方案的方式克服上述缺陷。***（1）说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果，而未给出任何使所属领域的技术人员能够实施的技术手段。（2）说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来讲，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施。（3）说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段不能解决所要解决的技术问题。（4）申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容不能实现。（5）说明书中仅给出了具体的技术方案，但未给出实验数据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。**如果说明书全部主题都公开不充分，通常不能通过修改的方式克服，因为通过修改往往引入新的信息，不符合法33条的规定，因此，通常采用陈述意见的方式。在答复时从以下几个方面进行意见陈述：本申请说明书中记载的要解决的技术问题、提供的解决方案是什么、实施例公开的方案、公开的方案能够实现本发明的目的或获得相应的技术效果。如果对部分主题公开不充分，可通过删除相应的权利要求来克服该缺陷。如果说明书公开充分，由于审查员对背景理解不够、审查员未正确理解发明创造导致审查员认为说明书公开不充分，通常可通过意见陈述的方式，必要的时候提供现有技术证明，提供的证明只能证明现有技术的状态，而不能涉及本发明发明所在，否则会导致本发明无创造性。如果说明书有公式且公式错误、文字表达不清楚、语句不通顺、文字或语句存在歧义、上下文描述不一致有可能导致公开的方案不清楚或者前后矛盾，以致无法实现，这样也会有公开不充分的问题。对于上述问题，可通过修改和意见陈述的方式克服。代理人应当在递交申请文件之前仔细核对上述内容。以现有技术公开的内容作为证据来证明本申请已充分公开发明时，最好这些证据是本申请说明书中已记载的引证文件每项权利要求的类型应当清楚。权利要求的主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型是产品权利要求还是方法权利要求。不允许采用模糊不清的主题名称，例如，“一种……组合”、“一种配方”等，因为所述的“组合”和“配方”即可以作为动词也可以作为名词，因此导致本领域技术人员无法确定以上权利要求要求保护的是产品还是方法。当审查意见中指出上述缺陷时，可以通过例如将权利要求的主题修改为“一种组合产品”、“一种药物组合物”、“一种药物制剂”等来克服。*每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，这种情况也是允许的。但此时也应要求申请人尽可能修改权利要求，使得根据权利要求的表述即可明确其含义。***补充说明的是，修改后的《专利法》第9条第1款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。修改后的《专利法实施细则》第41条第2款规定“同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”根据上述两条款的规定，对于同日对同样的发明创造既申请了实用新型专利、又申请发明专利的，如果申请人申请时提交了说明(参见发明专利请求书第21项，实用新型专利请求书表格第18项)，那么申请人在实用新型专利权尚未终止的情况下可以通过声明放弃实用新型专利权的方式，获得发明专利权。但是，如果申请人没有在申请日时进行说明，那么就不允许申请人通过放弃实用新型专利权的方式获得发明的授权，而是要修改待审的发明专利申请，使其与实用新型专利权不构成同样的发明创造。*在答复审查意见时，确定是否存在一个或多个相同或相应的特定技术特征，若不存在，则不具有单一性。答复方式，可通过删除、修改、分案、意见陈述的方式克服该缺陷。其中，若不具有单一性，可删除不具有单一性的权利要求或分案申请，或者还可通过修改权利要求，使之具有单一性。若具有单一性，则进行意见陈述。