国际贸易中的知识产权案例

知识产权地域性 中美企业跨国相册知识产权案——专利权地域性以及外观设计的 新颖性 【案情概要】 原告美国安提俄克公司是美国俄亥俄州哥伦比亚市的一家从事文化用品和艺术品生产的公司,被告是深圳星光印刷有限公司。原告诉被告侵犯其相册的外观设计专利。 原告在2001年4月在中国就一款相册的外观设计向中国知识产权局申请了专利,同年12月,专利申请获得授权。02年1月,原告向中国海关总署申请了知识产权的海关备案。原告认为在过去一段时间里,被告未经原告授权,擅自生产与原告专利设计极为相似的相册,同时将生产的侵权相册出口香港和美国,从2002年初,被告向中国海关总署和深圳海关申请扣留被告的产品出口。 事实上,美国安提俄克公司的条带相册专利已经于上世纪90年代过期,许多相册生产商争相生产专利过期的条带相册,美西公司就是其中一家,而星光印刷公司则和美西公司达成协议为其制造条带相册产品。 【法院裁决】 深圳中院审理后认为,安提俄克公司利用中国的专利法对于外观设计专利只进行形式审查而不进行实质审查的规定,向中国知识产权局进行专利申请并获得专利授权。星光公司生产销售的相册外观形状虽然与安提俄克公司的产品外观设计相近似,但该相册的形状在安提俄克公司在中国申请外观设计专利前就存在,属于可以自由利用的公知设计,外观设计的新颖性要求同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似,并不与他人在先取得的合法权利相冲突。因此该相册不属于外观设计专利保护的范围,不构成侵权。 安提俄克公司利用知识产权的地域性特征,将在美国失效的专利在中国复活,通过海关扣押阻止出口贸易这一手段来贯彻它的商业战略,把竞争对手的货物堵在市场之外,是对让丧失商机退出市场。 Nike滑雪夹克商标侵权案——商标专用权地域性及贴牌生产的法律风险 【案情概要】 00年8月11日,浙江省某进口公司向深圳海关申报出口滑雪,指运地为香港。经海关查验,发现实际出口的滑雪夹克标有Nike商标,涉嫌侵犯权利人Nike国际有限公司在海关总署备案的Nike商标专用权。 美国耐克公司的“Nike”商标在世界大多数国家都进行了注册,但是西班牙CIDESPORT在耐克公司之前就在西班牙先注册了该商标,因此在西班牙,Nike 是属于CIDESPORT公司的。此外,美国耐克公司在中国对“Nike”商标则申请了注册并获得了商标权。 该进口公司主张,第一,出口商品使用的Nike商标是由西班牙的CIDESPORT 公司在西班牙合法注册的,其公司是受委托生产该批产品,与美国耐克公司无关;第二,这批货生产后,并不在国内销售,而是经香港转向西班牙,同时并没有向任何第三国出口。 【法院裁决】 深圳中院做出判决,原告是在美国注册登记的法人,在中国是“Nike”商标的专用权人,“Nike”商标一经被核准注册,就在国家商标局核定适用的商品范围内受到保护,虽然涉案的西班牙公司在其本国对耐克拥有合法专有使用权,但对于具有地域性的知识产权,在中国法院拥有司法权的范围内,原告取得的耐克商标的专用权应得到保护,被告在未经原告许可的情况下,不得以任何方式侵害原告的注册专用权,依据商标法相关规定,判决原告胜诉。 平行进口 美国Pfizer公司诉中国安徽合肥调味品厂侵害专利权纠纷案——专利地域性——不允许平行进口的依据 【案情概要】 安徽合肥调味品厂从1993年开始,它生产一种叫“ maltol”的调味添加剂。而生产该“maltol”调味添加剂的方法与美国 Pfizer公司于 1990年 8月在美国境内申请并被批准获发明专利的方法相同。1994 年 1 月安徽公司将 maltol 卖给另一家公司,由该公司再转卖给美国德拉华州的一家公司 F&S公司。 美国Pfizer公司向纽约南区美国联邦地区法院告安徽公司和美国F&S公司,其理由如下:(1)安徽合肥调味品厂生产“maltol”调味添加剂的方法与美国Pfizer 公司获专利保护的方法相同,属侵权行为;(2)美国F&S公司进口该种“maltol”调味添加剂侵犯其专利权。 后美国Pfizer公司起诉安徽公司侵权理由改为依据美国法典35卷第271节(g)的规定。该节规定,凡无权进口到美国或在美国销售、使用在美国专利登记的产品的人,应承担侵权责任,如果这种进口、销售、使用该产品发生在专利登记有效期内。Pfizer公司认为,该节规定适用于安徽公司,因为它完全知道美国F&S 公司将在美国进口和销售maltol。 因而,这儿“进口者”一词要广义理解,包括外国生产者明知销售给进口者,尽管它自己没有将该产品进口到美国。安徽公司则认为该节不应适用外国生产者,提 出动议要求法院驳回起诉。 【法院裁决】 法院认为,本案争议的焦点是:1.安徽公司在中国境内生产“maltol”调味添加剂是否侵犯美国Pfizer公司专利权;2.美国F&S公司是否侵犯美国Pfizer公司专利权;3.美国Pfizer公司可否扩大解释“进口者”而诉安徽公司侵权。 法院分析了为什么要制定第271 节(g)的规定,过去,专利所有者只能对发生在美国境内的侵权主张救济。对外国生产者不能提出索赔,第271节(g)是想弥补这一漏洞,只要美国法能管得到就应进行处理。但该节并没有制止在另一个国家使用美国专利,除非条约有所规定。因而该节没有域外效力。对不在美国发生的侵权的外国生产者无能为力。 Pfizer公司的辩解得不到支持,从该节的用语看,不能因外国生产者预见买方最终会将产品进口到美国而要承担责任。 尽管美国法院不能直接处理外国生产者,美国的Boesch v. Graff一案中,美国最高法院首次认定专利权的权利穷竭仅限于国内穷竭,而不涉及国际穷竭,在未经专利权人同意的情况下,进口商擅自从国外进口专利产品,法院可对进口商或销售者处理。法规中“进口”一词应按其字面意思解释。 故安徽公司要求驳回起诉动议准许,但Pfizer公司可以告F&S公司侵权。 ECJ Judgment of 22 December 2008,C-276/05,The Wellcome Foundation Ltdc/Paranova Pharmazeutika Handels GmbH——商标权穷竭:平行进口人重新包装或者重贴标签是否侵权 【案情概要】 Wellcome公司是用于药品的奥地利商标ZOVIRAX的所有人,Paranova公司通过中间商从希腊进口了ZOVIRAX的商品到奥地利,并对产品进行了重新包装, Wellcome公司以Paranova侵犯其商标权向法院提起诉讼。 Paranova主张依据权利穷竭原则,一旦商品被权利人或经其同意投放到欧共体范围内,商标的特别要义即已实现,即保证权利人在首次将商品投入流通时拥有使用商标的排他权并保护他反对任何竞争者通过销售不恰当的代有该商标的商品时利用其商标的地位及声誉,这些商品上的商标权已被穷竭,因此共同体内的平行进口是允许的,因而将药品重新包装后销售到奥地利不侵犯Wellcome公司的商标权。而重新包装的原因是,出口国(希腊)和进口国(奥地利)对每盒药品 可装药片数量的法律规定不同。 EJC认为依据《第89/104号指令》第7条第2款与Bristol-Myers案中确立的原则,不管商品具体外观如何,不管是否可以对原包装多一些小改动,平行进口人只需证明在一般情况下重新包装的必要性,从而依据权利穷竭原则,不侵犯商标权人的商标权。 法规与先例 《第89/104号指令》1第7条第1款指出,商标所有人本人或经其同意,将带有商标的商品在投放欧盟市场后,商标专有权就穷竭了,所有人不能禁止其商品在欧盟各成员国的自由流通和贸易。商标赋予所有人的权利不得用来禁止在该商品上使用该商标。要对抗商品的进一步商业流通,尤其是商品状况在投放市场后遭到改变或损坏时,可以适用的法律依据是《第89/104号指令》第7条的第2款:当权利人有合理理由反对商品的进一步商业化,特别是该商品在被投放市场后的条件发生了变化或贬损时,前款不适用。。 类似平行进口人在某成员国购买药品,并在重新包装或重贴标签后,到另一成员国进行买卖受到《第89/104号指令》第7条的第2款的约束。 在Bristol-Myers (Judgment of 11 July 1996,Joined Cases C-427/93,C-429/93and C-436/93)一案中,指出,涉及平行进口人重新包装或者重贴标签的药品案子,在同时满足以下五个条件时,才不构成商标侵权:一,重新包装商品须是在进口国进行产品销售的需要;二,重新包装不能影响包装内产品原本品质;三,生产者和再包装者被清楚地标示于新包装上;四,重新包装产品的外观不会损害商标及其所有人的声誉;五,进口人在重新包装的产品上市销售前,通知商标所有人,并应其需要,提供再包装产品的样品。 【ECJ裁决】 奥地利最高法院向欧洲法院请示了一系列问题,包括平行进口人只须证明在一般情况下,重新包装的必要性,还是特定的重新包装,为投入进口国(奥地利)市场的必要性。 欧洲法院回答认为,不管商品具体外观如何,不管是否可以对原包装多一些小改动,平行进口人只需证明在一般情况下重新包装的必要性。但是,如果新包装因为有缺陷、质量问题,或是邋遢,而损害商品声誉的,商标所有人可以禁止其进口到奥地利。欧洲法院还说为了使平行进口人得以行使其通知责任,商标所有人应提供相关信息,可以包括有关出口国的信息。 Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd——商标权穷竭:欧盟是否允许平行进口商向共同体再销售(出口转内销) 1First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks 案情概要 原告Davidoff公司在英国和新加坡均注册了DA VIDOFF商标用于化妆品,它与一新加坡商人定有独占经销合同,合同中有限制该商人仅在特定的非欧盟国家分销并要求其与其他分销商的分销合同中必须订立不得向共同体再销售的条款。被告A&G Imports Ltd从一中间商处获得该商品后返销到英国。也就是说,本案中原告生产的化妆品,经平行进口商由新加坡而转销英国。ECJ认为,因为权利穷竭的适用仅限于共同体内部,仅允许共同体内平行进口除非权利人明确地放弃反对平行进口商向共同体再销售的权利,平行进口商不得向共同体销售货物,否则侵犯权利人的商标权。不得根据以下三种情形推定权利人同意平行进口商向共同体销售货物:1.权利人没有通知所有后续的购买人他反对他们将其商品推销至共同体市场。2.商品上没有标明“禁止销往欧共体”字样。3.权利的转让合同中没有保留禁止销往欧共体的限制条款。 英国法院裁决 英国Laddie法官认为,商标的根本功能与版权及专利等不同。后者的目的主要在激励作者,而前者则在标示商品的来源。 Laddie认为Silhouette案2赋予商标权人一种寄生的权利,乃至妨碍货物的销售;而此种销售却与上述商标功能有极小的关系甚至没有关系。 Laddie认为本案的核心在于原告是否已就进口货物表示同意,则在区域外平行进口能否允许。法律无权剥夺商标权人表示同意的权利,在原告提供的合同中,其第7款第2项约定:“批发商保证不在区域外销售任何货物,且须责成其下属销售点、代理人或零售商制止此种销售行为。”对此被告律师称上述合同约定并未明确阻止购买者自由销售从批发商处购买的货物,就等于默示了购买者不受限制条款的限制,也即默示了可以在英国销售。且这一观点获得Laddie的赞同。 ECJ裁决 Laddie 法官将该案提请ECJ解释时,主要提出三个问题:第一,原告是否构成默示同意在共同体销售? 第二,这种默示是否可以通过原告的沉默来推断?第三,平行进口商不知道商标权人的限制条款的后果是什么? ECJ作出的判决是: 第一,关于默示同意,仅适用于在商品投入共同体以外的市场之前,同时,之后发生的事实及条件足以毫不含糊的证明权利人已经断绝了他反对对共同体市场进口的权利。 第二,关于推定,默示同意不能通过下列方式推定,1.权利人没有通知所有后续的购买人他反对他们将其商品推销至共同体市场。2.商品上没有标明“禁止销往欧共体”字样。3.权利的转让合同中没有保留禁止销往欧共体的限制条款。 第三,关于不知道禁止条款的后果,对穷竭来说,进口商知不知道该限制或授权的分销商疏于在与后续购买商的合同中加入限制条款是无关紧要的。 因此,ECJ在2002年关于国际穷竭是持反对意见的,不允许平行进口商向共同体再销售。 2Silhouette v. Hartlauer案反对国际穷竭原则。案中原告silhouette是奥地利一家生产高档眼镜架的公司。1995年,在中东的Silhouette销售代表,将一批过时的眼镜架卖给Union Trading公司,并要求卖方仅将该批货物供给保加利亚及前苏联地区。然而,被告Hartlauer获得该批镜架并转销奥地利市场。法院最终从保护内部市场的角度否定了国际穷竭原则,即权利穷竭原则不适用于从共同体以外国家向共同体国家的出口,并且认为指令即没有规定国际穷竭也不允许成员国单独采纳国际穷竭。 继续阅读